Как формируется судебная и правоприменительная практика (на примерах смешения промышленных образцов и товарных знаков).

Здравствуйте, уважаемые коллеги и читатели портала Праворуб!

Настоящим продолжаю цикл статей по теме споров в области права промышленной собственности.

Мне лично всегда были интересны не столько ординарные дела в сфере интеллектуальной собственности, сколько необычные споры: связанные с компиляцией и/или плагиатом, разные казусы и коллизии, в т.ч. находящиеся на стыке правовой охраны различных объектов интеллектуальной собственности и т.п. дела. К своему стыду я не так давно открыл для себя, что оказывается мой покойный брат (к.ю.н, будучи доцентом Кемеровского института Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова) в свое время публиковался по подобной тематике в процессе изучения проблем охраны товарных знаков в сети Интернет, в частности, различных аспектов смешения товарных знаков и схожих доменов различных лиц (журнал «Молодой учёный» № 18 (308) Май 2020, с. 345-348).

Я уверен, что именно препарирование так называемых «пограничных» случаев позволяет детально разбираться в как в сути правой охраны каждого объекта РИД, так и в её тонкостях, дает возможность, так сказать, отделять зерна от плевел, что просто необходимо для установления истины по делу, к чему я пристрастился ещё в конце прошлого века – в годы работы следователем.

Данная статья прежде всего будет интересна тем, кто практикует в области права промышленной собственности и, в частности, занимается (либо собирается заниматься) спорами о таких его объектах, как Товарные знаки (ТЗ) и Промышленные образцы (ПО).

В целом, по имеющимся у меня данным о характере судебной практики 2025 года наиболее массовыми в сфере промышленной собственности являются споры по ТЗ; далее следуют патентные споры, включающие такие близкие друг к другу по сути объекты, как изобретения и полезные модели, тогда как дела по промышленным образцам и особенно по наименованиям места происхождения товаров (НМПТ) составляют гораздо меньший массив.

Для приступающих изучать эту отрасль права поясню, что с моей точки зрения наиболее близкими друг к другу являются такие объекты, как изобретения и полезные модели (1 группа), а также товарные знаки (особенно объемные — ОТЗ) и промышленные образцы (2 группа).

Почему близки объекты в 1 группе? Потому, что для изобретения нужны новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость, а для полезной модели — только новизна и промышленная применимость.

Почему во 2 группе? Потому, что промышленный образец (ПО) иногда присутствует в качестве неохраняемого элемента в товарных знаках (ТЗ), а бывает и наоборот, ТЗ включается в ПО. При этом товарный знак, как выяснилось позднее, может быть существенным признаком промышленного образца.

Настоящая публикация посвящена формированию судебной и правоприменительной практики именно по 2 группе объектов (ТЗ и ПО).

В начале отмечу, что ТЗ относятся к средствам индивидуализации производителей товаров, а ПО представляют собой решения, определяющие внешний вид изделий, то есть правовая природа этих объектов принципиально различается. ТЗ и ПО представляют собой различные объекты интеллектуальных прав с различным объемом правовой охраны. При этом упомянутые объекты имеют различные цели регистрации (свидетельство и патент соответственно), а также к ним применяются различные критерии: охраноспособности ТЗ (различительная способность исходя из критериев сходства) и патентоспособности ПО (новизны и оригинальности).

Казалось бы, эти два объекта по сути различны между собой и никоим образом пересекаться не могут. Однако, это далеко не так.

Российский законодатель не содержит запрета на охрану одного объекта несколькими правовыми режимами, а европейский законодатель даже прямо допускает такую возможность. При этом в России имеется ряд публикаций посвященных вопросу кумулятивной охраны дизайна, как промышленного образца, и объемного товарного знака. Такой интерес к этому вопросу прежде всего был вызван тем обстоятельством, что защита любого (даже очень удачного) дизайнерского решения срочна, а защита товарного знака практически бессрочна, что позволяет продлить жизнь удачному дизайнерскому решению, к примеру, как это произошло с компанией LEGO, чьи изделия, трансформированные из ПО в ТЗ, в дальнейшем приобрели дополнительную различительную свободность в результате использования последних.

Несколько лет назад, когда я стал плотно заниматься спорами по последним двум объектам (даже подумывал о приобретении статуса патентного поверенного по одному из них) я заострил свое внимание на вопрос соотношения этих объектов между собой. В этой связи меня прежде всего интересовал вопрос: чью защиту (первого или второго объекта) законодатель поставил в приоритет всей совокупностью предусмотренных им различных способов защиты, силой санкций и т.п. аспектов.  Поэтому я в 2022 году решил более детально изучить как соотносятся эти объекты между собой при предоставлении им правовой охраны в особенных случаях — смешения данных объектов между собой.

Оказалось, что такие случаи в практике имеют место быть, а четко сформированных правоприменительного подхода в Палате по патентным спорам, при таком административном органе как Роспатент, и судебной практики в Суде по интеллектуальным правам на тот момент по данному вопросу еще не существовало.

В то время в Роспатенте с одной стороны, практиковался отказ в регистрации ПО схожего до степени смешения с уже имеющимся ТЗ (Приложение №1). С другой стороны, имелся ряд решений о предоставлении правовой охраны ОТЗ элементом которого являлось ПО.

Так, сначала в 2023 году по просьбе моего доверителя – обладателя патента на ПО было инициировано в Суде по интеллектуальным правам (далее – СИП) дело №СИП – 720/2023 по обжалованию решения Роспатента о предоставлении одному из заводов на юге России (далее – Завод) правовой защиты его объемному товарному знаку (ОТЗ), которому Роспатент по не основанной на Законе причине, не противопоставил ПО моего доверителя. По сути спора в данном деле рассматривался вопрос о незаконности регистрации объёмного товарного знака на алкоголь ввиду его схожести до степени смешения (что вводило в заблуждение потребителей алкогольной продукции по поводу изготовителя её тары (упаковки)) с конкретным промышленным образцом (бутылка).

Регистрацией ОТЗ и получением свидетельства на него (охранного документа) Завод в свою очередь формировал свою позицию защиты по другому делу (о взыскании компенсации за продажу контрафакта — с незаконным использованием ПО), где решил использовать внешний вид ПО (форма бутылки) путем включения в законно используемый им товарный знак такого элемента, как упаковка товара (стеклотара) в форме бутылки, сходной до степени смешения с ранее зарегистрированным (далее – старшим) за моим доверителем ПО. В результате, получение патента на поздний (далее – младший) Объемный товарный знак изначально было призвано придать видимость легитимности оборота упаковки (в виде старшего ПО) его контрафактного (без согласия моего доверителя на использование ПО) товара.  Об этом деле более подробно я писал здесь.

Замечу, что ст. 1483 ГК РФ требует от ОТЗ различительной способности, где неохраняемые элементы (включая формы ПО, защищенные по ст. 1352 ГК РФ) допускаются только при отсутствии доминирования, лишающего знак функции индивидуализации. Если же форма ПО доминирует (к примеру, когда сам буквенный или словесный ТЗ является его малой частью), то такому товарному знаку (см. ТЗ №887910) защита не предоставляется.

Кстати, напомню интересный вывод Президиума СИП из того дела: Роспатенту было указано на необходимость изучения (в ходе проводимой им экспертизы перед выдачей свидетельства ТЗ) формы бутылки (безотносительно охраняемости этого элемента) на предмет сходства её до степени смешения с противопоставляемым ей ПО, оригинальность которого обсуждению не подлежит. Этот аргумент, использованный представляемой мною стороной в данном деле вкупе с другими, по моему мнению, содержит в себе большой процессуальный (как минимум, в плане определения методологии экспертизы по заявке) потенциал.

Затем, в 2023 году Роскосмос инициировал другое интереснейшее дело (№ СИП- 893/2023), где обжаловал решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны его ТЗ в виде космического пилотируемого транспортного корабля, которому Роспатент противопоставил ранее зарегистрированный (старший) за Федеральным космическим агентством (ФКА) ПО.

При этом одним из основных доводов Роскосмоса явилось то обстоятельство, что, по его мнению, разрешения обладателя патента на старшее ПО ему не требовалось, поскольку Роскосмос якобы являлся правопреемником ФКА.

В данном деле судьям Суда по интеллектуальным правам (которые по сути сами являются экспертами очень высокого уровня в этой области) в 1 инстанции пришлось обращаться за консультациями к ведущим специалистам МГУ им. М.В. Ломоносова. Это правда не особо помогло им в вынесении правомерного и окончательного решения по делу, но сам по себе данный факт говорит о сложности разрешения данных видов споров.

Тем временем, в 2024 году в СИПе в интересах моего доверителя было инициировано еще одно интересное дело (№СИП-532/2024), о котором я также писал ранее здесь. При этом в публикации я предлагал увидеть её читателям новеллу в судебной практике (которую, к сожалению, никто так не увидел и не отметил в ходе обсуждения, комментирования статьи). Сейчас же в данной статье она будет отмечена и подчеркнута отдельно.

Сейчас в силу необходимости (требования к публикациям о судебной практике) приведу процессуальный документ кассационную жалобу (Приложение №2), на основании которой и был сформулирован следующий вывод СИП.

В ходе рассмотрения данного дела, как оказалось впервые (если я не прав, то поправьте меня, хотя трём ИИ это сделать не удалось) было установлено следующее обстоятельство:  Признак Е, представляющий собой декоративный выпуклый элемент, встроенный в утолщенную полосу в нижней части изделия, охраняется в качестве конкретного товарного знака и обладая самостоятельной индивидуализирующей функцией является существенным признаком промышленного образца, поскольку он в совокупности с другими отличительными признаками ПО индивидуализируют спорный промышленный образец в целом по отношению к ближайшему аналогу.

Между тем, п.п.2 п.5 ст. 1352 ГК РФ гласит: «Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца: решениям, способным ввести в заблуждение потребителя изделия, в том числе в отношении производителя изделия, или места производства изделия, или товара (авт. индивидуализирующегося ТЗ), для которого изделие служит тарой,упаковкой, этикеткой, в частности решениям, идентичным объектам, указанным в пунктах 4 — 9 ст. 1483 ГК РФ (авт. ТЗ), либо производящим такое же общее впечатление, либо включающим указанные объекты (ТЗ), если права на указанные объекты (ТЗ)возникли ранее даты приоритета промышленного образца, за исключением случаев, если правовая охрана промышленного образца испрашивается лицом, имеющим исключительное право на такой объект (ТЗ).

Кстати, хорошей иллюстрацией к этому законоположению, по моему мнению, является прилагаемый к статье пример из правоприменительной практики Роспатента (см. Приложение №3 — Заключение Палаты по патентным спорам от 12.01.2018 — Приложение к решению Роспатента от 22.03.2018 по заявке N 2012503640/49) <О признании патента Российской Федерации на промышленный образец недействительным полностью>).

О чем же нам говорит в этом случае, так сказать (словами военных) матчасть по ТЗ?

Согласно п.п.3 п.9 ст. 1483 ГК РФ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные:

промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

П.10 данной статьи гласит: не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи (в т.ч. схожие до степени смешения или тождественные промышленному образцу, права на которые возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака).

Государственная регистрация таких обозначений в качестве товарных знаков допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного ТОЛЬКО пунктом 6 (т.е. в отношении однородных товаров) и подпунктами 1 (тождественного произведению, цитате, персонажу из них) и 2 (тождественного имени,  псевдониму, портрету) пункта 9 настоящей статьи (т.е.НЕ ПО).

При этом, замечу, что алкоголь и его упаковка (тара), как минимум по МКТУ, однородными товарами не являются.

Анализ (прилагаемой к статье) судебной практики и примеров правоприменения в Роспатенте:

Дело СИП-720/2023

В 2023 году в Суде по интеллектуальным правам (далее — СИП) было рассмотрено дело № СИП-720/2023 по обжалованию решения Роспатента о предоставлении правовой охраны объёмному товарному знаку (далее — ОТЗ) на форму бутылки для алкогольной продукции. Заявитель (Завод) получил свидетельство на ОТЗ, несмотря на наличие у третьего лица (доверителя автора) старшего патента на ПО (форма бутылки).

Позиция сторон:

• Доверитель автора: регистрация ОТЗ незаконна, поскольку форма бутылки сходна до степени смешения со старшим ПО, что вводит потребителей в заблуждение относительно производителя тары.
• Роспатент: форма бутылки не является охраняемым элементом ПО, поэтому противопоставление не требуется.
• Завод: ОТЗ зарегистрирован правомерно, форма бутылки используется в качестве упаковки товара.

Вывод СИП: Роспатенту было указано на необходимость изучения формы бутылки (безотносительно охраняемости этого элемента) на предмет сходства до степени смешения с противопоставляемым ПО. Оригинальность ПО обсуждению не подлежит.

Правоприменение: На основании данного решения Роспатент аннулировал ОТЗ № 887910 (решение от 17.03.2025).

Дело СИП-893/2023

В 2023 году Роскосмос обжаловал решение Роспатента об отказе в регистрации ТЗ в виде космического пилотируемого транспортного корабля, которому было противопоставлено старшее ПО, принадлежащее Федеральному космическому агентству (далее — ФКА).

Позиция Роскосмоса: разрешение обладателя патента на старшее ПО не требуется, поскольку Роскосмос является правопреемником ФКА.

Вывод СИП: Норма пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ (в отличие от пп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ) не содержит исключения для случаев, когда ПО принадлежит тому же лицу (заявителю). Таким образом, запрет на регистрацию ТЗ сохраняется даже при тождественности правообладателей.

Правоприменение: На момент подготовки публикации решений Роспатента, соответствующих данному выводу СИП, автором публикации не выявлено (см. решение Роспатента от 07.04.2026).

Дело СИП-532/2024

В 2024 году в СИП было рассмотрено дело № СИП-532/2024, в ходе которого впервые было установлено следующее обстоятельство: признак Е (декоративный выпуклый элемент, встроенный в утолщенную полосу в нижней части изделия), охраняемый в качестве ТЗ, является существенным признаком ПО, поскольку в совокупности с другими отличительными признаками индивидуализирует ПО по отношению к ближайшему аналогу.

Вывод: Старший ТЗ может быть существенным признаком младшего ПО того же лица.

Правоприменение: Заключение Палаты по патентным спорам от 03.02.2026 (ПО124703).

Пока свежего правоприменения в Роспатенте, соответствующего выводу СИП по второму делу, мне неизвестно, в то время как известно иное (наоборот). Однако, со своей стороны, полагаю, что такое допущение было применено именно для конкретного правообладателя, поскольку мы с моим партнером – патентным поверенным похоже просто ранее «утомили» коллегию ФИПС своими доводами при разборе ОТЗ, успешно (для нашего доверителя) отменного Роспатентом после убедительных усилий в СИП (через 2 захода в его Президиум), и не пожелавшей спорить далее с нашим доверителем по поводу уже его ПО в его же ОТЗ.

Однако, время покажет: как будет Роспатент использовать этот вывод СИП в будущем.

Вместе с тем, очевидно, что установление законодателем такого (выделенного и подчеркнутого) положения объясняется существующими отличиями в назначении промышленного образца и товарного знака, а также связанных с этим различиях в их сроках охраны.

Здесь настало время привести сравнительную таблицу товарного знака  и промышленного образца, которую (извиняюсь за отсутствие соответствующего опыта общения с новеллами в правилах публикаций), мне удалось поместить только в качестве Приложения № 4.

Из неё в т.ч. видно, что для товарного знака первостепенной является индивидуализирующая функция, а для промышленного образца основным является придание товару эстетической привлекательности.

Соответственно, срок охраны исключительного права на промышленный образец не превышает 25 лет, тогда как срок охраны товарного знака может продлеваться каждые 10 лет и практически неограничен.

Из вышесказанного следует, что замена или дублирование правообладателем правовой охраны принадлежащего ему промышленного образца регистрацией тождественного или сходного до степени смешения товарного знака могут привести к нарушению баланса разнонаправленных интересов правообладателя и/или третьих лиц, заинтересованных в использовании внешнего вида товара по окончании срока охраны промышленного образца.

Глобальные выводы из судебной и правоприменительной практики

1. Приоритет старшего ТЗ: старший ТЗ может быть существенным признаком младшего ПО того же лица (дело СИП-532/2024).
2. Запрет включения ПО в ТЗ: старший ПО не может быть охраняемым элементом младшего ОТЗ (дело СИП-720/2023).
3. Асимметрия норм: пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ (о ТЗ) не содержит исключения для случаев, когда ПО принадлежит тому же лицу, в отличие от пп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ (о ПО).
4. Различия в назначении объектов:для ТЗ первостепенной является индивидуализирующая функция, для ПО — эстетическая привлекательность. Срок охраны ПО не может превышать 25 лет, тогда как ТЗ может продлеваться каждые 10 лет практически неограниченно.
5. Баланс интересов:замена или дублирование правовой охраны ПО регистрацией тождественного или сходного ТЗ могут привести к нарушению баланса интересов правообладателя и третьих лиц, заинтересованных в использовании внешнего вида товара по окончании срока охраны ПО.

Итоговый тезис: действующее законодательство допускает включение ТЗ в ПО (при наличии согласия), но ограничивает включение ПО в ТЗ. Таким образом, в пограничных случаях приоритет отдаётся охране ТЗ.

Практические рекомендации для правообладателей, подателей заявок на ПО и ТЗ:

1. При регистрации ПО: проверить наличие старших ТЗ, которые могут быть включены в ПО. При необходимости — получить согласие правообладателя ТЗ.
2. При регистрации ТЗ: проверить наличие старших ПО, форма которых может быть включена в ТЗ. Избегать доминирования формы ПО в обозначении.
3. При продлении охраны: учитывать различия в сроках охраны ТЗ и ПО. По истечении срока охраны ПО форма изделия может стать общественным достоянием, тогда как ТЗ сохраняет охрану.
4. При защите прав: в случаях коллизии ТЗ и ПО ссылаться на пп. 2 п. 5 ст. 1352 ГК РФ (для ПО) и пп. 3 п. 9 ст. 1483 ГК РФ (для ТЗ).

Лично для себя я сделал следующий вывод: ТЗ по действующему в РФ законодательству все же значительнее ПО, и не только потому, что по нему чаще возникают споры и он охраняется более жесткой санкцией (ст. 180 УК РФ против ст. 147 УК РФ), но и поскольку согласие правообладателя старшего ТЗ может преодолеть барьер патентоспособности ПО, в то время как патентоспособность ТЗ от согласия правообладателя старшего ПО не зависит.

Таким образом, становится очевидным, что, говоря простым языком, старший ТЗ в ПО может быть, но старшего ПО в ТЗ (в том числе в качестве элемента последнего) быть не должно.

Данная фраза навеяла у меня ассоциацию с крылатым выражением (из художественного фильма «Дело было в Пенькове», 1957 год), которая невзначай вызывает улыбку: ...может быть сон без сновидений, но не могут быть сновидения без снов.

Между тем, все вышеизложенные выводы без рассмотрения вышеуказанных дел (в отличие от данного сюжета из советского кино) были не только неочевидны, но и вызывали множество разночтений, не позволяющих сформировать до 2026 года доктринально обоснованную в рассмотренных пограничных случаях практику.

Таким непростым образом, уважаемые читатели Праворуба, и идет скурпулезный процесс создания новой судебной практики (от первого решения к последующим и в итоге к формированию конкретного подхода к разрешению аналогичных споров) с дальнейшим продвижением её в более широкую правоприменительную.