Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков

Доклад освещает актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков.

Вместо введения

Поскольку тема настоящего доклада посвящена одному из частных вопросов оценки убытков, освещение ее было бы неполным без обозначения, с одной стороны, общих, а с другой стороны, особенных моментов, которые позволяют отнести оценку убытков правообладателей товарных знаков к предмету отдельного, самостоятельного рассмотрения. И, при первом приближении, мы можем утверждать, что важность темы определяется спецификой той области общественных отношений, нарушения в которой приводят к их дисбалансу и в большинстве случаев влекут причинение вреда.

В данном случае, речь идет об общественных отношениях, возникающих в сфере обобротоспособности такого объекта интеллектуальной собственности, как товарный знак. Именно спецификой объекта во многом обусловлавливается характер потерь правообладателя товарного знака, акцент которых зачастую из материальной сферы смещается в сферу репутационную, а также особенности оценки таких потерь, которые причинены правообладателю нарушением его исключительного права и будут признаны необходимыми, разумными и справедливыми для восстановления положения, существовавшего до нарушения.

Итак, что же такое товарный знак?

История товарных знаков уходит в века и точно зафиксировать дату появления первых товарных знаков не представляется возможным, однако уже на исходе каменного века человек применял клеймение добытых животных, их шкур, а также других предметов, которое можно считать предшественником всех современных средств индивидуализации товаров.

Примерно с V века до н. э. человечество начинает массовое по тем временам производство и продажу глиняной посуды. Именно на этой посуде и появились обозначения, которые в наше время классифицируются как товарные знаки.

Появление постоянных товарных рынков, начавших играть важнейшую роль в жизни населения, включило механизм конкурентных отношений между производителями однородных товаров, что, в свою очередь, вызвало потребность в их более совершенной производственной маркировке. В Западной Европе регулярная маркировка изделий была введена в начале XVIII века. К этому времени она стала выполнять не только различительную функцию, обеспечивающую выделение товара среди подобных и указание на конкретного производителя, но и функцию юридической защиты производителя от недобросовестной конкуренции.

В российском законодательстве можно выделить несколько исторических этапов развития отношений, связанных с товарными знаками:

1) царская Россия.

Первое упоминание о клеймении продукции содержалось в «Новоторговом уставе», изданном при царе Алексее Михайловиче, а выделение товарного знака из общего понятия клейма началось в 1744 году, когда по предложению Мануфактур – коллегии был издан первый русский правительственный Указ об обязательном клеймении всех русских товаров особыми фабричными знаками, чтобы можно было отличить их друг от друга.

5 февраля 1830 года было утверждено Положение о клеймении изделий русских мануфактур, фабрик и заводов, которым устанавливалась обязанность владельцев шляпных, суконных и других фабрик иметь прочные клейма. Именно с принятием этого документа можно вести отсчет государственной поддержки в виде предоставления предпринимателям правовой охраны, введения уголовной ответственности за несанкционированное использование чужих знаков. В 1845 году было принято «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных», которое предусматривало ответственность за подделку чужого клейма или знака.

В качестве самостоятельного средства индивидуализации товаров товарный знак был впервые легализован Законом от 26 февраля 1896 года «О товарных знаках (фабричных и торговых марках и клеймах)». Согласно указанному Закону, который был для своего времени весьма прогрессивным, товарными знаками признавались всякого рода знаки, выставляемые промышленниками и торговцами на товарах или на упаковке и посуде, в которых они хранились, для отличия их от товаров других промышленников и торговцев, например: клейма, тавра, печати, пломбы, капсюли, метки (вытканные и вышитые), этикетки, виньетки, девизы, ярлыки, обложки, рисунки, оригинальных видов упаковки и т.п. Выставление товарных знаков признавалось правом промышленников и торговцев.

2) период СССР.

Первым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере правовой охраны товарных знаков в республике Советов, был Декрет Совета Народных Комиссаров (СНК) от 15 августа 1918 года «О пошлине на товарные знаки».

17 июля 1919 года было принято Постановление Высшего Совета народного хозяйства (ВСНХ) «О товарных знаках государственных предприятий», которым взамен прежних вводились новые знаки, имеющие сугубо справочный характер; подобные знаки были лишены товарного содержания и не выполняли функцию проводника продукции от производителя к потребителю.

Наиболее полным образом сфера правовой охраны товарных знаков стала регулироваться в период перехода к новой экономической политике (НЭП), которая в известной степени стимулировала динамику товарно-денежных отношений. Так, 10 ноября 1922 года издается Декрет СНК РСФСР «О товарных знаках». Указанным Декретом, в частности, закреплялось правило, согласно которому промышленные и торговые предприятия, как государственные, так и частные, могут отличать внешним знаком свои товары при их выпуске или сбыте и единолично пользоваться им для отличия своей продукции от всей прочей.

В целях установления единообразного порядка регулирования отношений в сфере правовой охраны товарных знаков в связи с образованием СССР 12 февраля 1926 года ЦИК СССР издает Постановление «О товарных знаках», которым развивались и конкретизировались нормы Декрета СНК от 10 ноября 1922 г.

Экономическая ситуация, сложившаяся в стране в 30-х гг. ХХ в. в результате индустриализации, потребовала приведения законодательства о товарных знаках в соответствие с изменившимися условиями. 7 марта 1936 года ЦИК и СНК СССР принимают совместное Постановление «О производственных марках и товарных знаках». Кроме обязанности по нанесению производственной марки, предприятия для целей отличия выпускаемых ими изделий наделялись правом снабжать указанные изделия постоянными оригинально оформленными отличительными знаками (товарными знаками).

При этом наличие товарного знака не освобождало предприятие от необходимости отличать выпускаемую им продукцию производственной маркой.

Новый этап обновления законодательства о товарных знаках наступил в начале 60-х гг. ХХ в. после принятия Постановления Совмина СССР от 15 мая 1962 года «О товарных знаках». Указанное Постановление было принято в целях повышения ответственности предприятий за качество выпускаемой ими продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления.

Торговым предприятиям, а также внешнеторговым организациям предоставлялось право помещать на реализуемых ими товарах, изготовленных по их специальным заказам (образцам, особым рецептурам и т.п.), вместо товарного знака предприятия-изготовителя или наряду с ним свой товарный знак. Этим же Постановлением устанавливался срок действия регистрации товарных знаков, который составлял 10 лет с возможностью его продления не более чем на 10 лет.

Право пользования товарным знаком в течение периода его правовой охраны могло быть передано в установленном порядке по лицензии.

8 января 1974 года Госкомизобретений СССР утвердил новое Положение о товарных знаках, необходимость появления которого была вызвана присоединением СССР к ряду международных соглашений, в частности к Парижской конвенции, Ниццкому соглашению о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков. Указанное Положение было призвано модернизировать существовавшие правила и привести их в соответствие с нормами международных договоров. В нем формулировались общие принципы правовой охраны и регистрации знаков; давалось новое определение товарного знака; уточнялись требования, предъявляемые к товарным знакам; допускалась регистрация товарных знаков, содержащих наименования происхождения товаров; регламентировались процедура регистрации обозначений и порядок их использования.

3) третий этап истории берет начало с периода перестройки, возвращения страны на путь рыночной экономики и провозглашения Российской Федерации в качестве независимого государства (1990 год).

3 июля 1991 года был принят Закон СССР «О товарных знаках и знаках обслуживания», которому не суждено было вступить в силу в связи с распадом СССР, несмотря на то, что данный нормативный правовой акт был весьма прогрессивным документом по сравнению с прежним законодательством (разрабатывался с учетом требований рыночной экономики, положений международных конвенций). Тем не менее, основные нормы указанного документа впоследствии (после распада СССР) были восприняты российским законодательством о товарных знаках, и, в первую очередь, — Законом Российской Федерации«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992года (далее – Закон о товарных знаках), который на протяжении последующих 16 лет определял правовые основы регулирования отношений, связанных с индивидуализацией товаров, работ и услуг посредством товарных знаков.

В развитие положений данного нормативного правового акта в июле 1997 года Высшим Арбитражным Судом РФ был подготовлен Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товарный знак (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 № 19), который был первым актом такого уровня из числа посвященных результатам интеллектуальной деятельности, и, несмотря на существенные изменения положений Закона о товарных знаках, которые быливнесеныФедеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, еще долгое время обеспечивал единообразие судебной практики по данной категории судебных дел. Более того, несмотря на то, что Закон о товарных знаках утратил силу с 1 января 2008 г., Обзор в целом сохранил свое значение, поскольку большинство положений прежнего законодательства об интеллектуальных правах было воспринято частью четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а сами разработчики части четвертой ГК РФ указывают на то, что непосредственно Обзор оказал «определенное влияниена содержание закрепленного в Кодексе правового регулирования отношений, связанных» с товарными знаками.[1]

4) современный период.

Прежде всего, следует отметить, что охрана интеллектуальной собственности в России гарантируется нормами статьи 44 Конституции Российской Федерации (далее – КРФ), ч.1, которой закрепляет: каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом.

Важно отметить, что современное законодательство об интеллектуальной собственности входит в сферу исключительной компетенции Российской Федерации (п. «о» ст.71 Конституции).

Основным внутренним законодательным источником, регулирующим товарные знаки в Российской Федерации, является часть 4 ГК РФ, которая вступила в силу1 января 2008г. и отменила собой Закон о товарных знаках.

Составной частью правовой системы Российской Федерации являются нормы международного права и международных договоров, которые в силу статьи 15 КРФ и специального указания в отраслевом законодательстве, имеют приоритет над нормами национального законодательства.

Как правопреемник Советского Союза, Россия стала участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1882 года, Мадридской конвенции о международной регистрации товарных знаков 1891 года. Кроме того, в Российской Федерации действуют положения Всемирной декларации по интеллектуальной собственности 2000 года, Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 1994 года, Сингапурского договора о законах по товарным знакам (ратифицирован Федеральным законом от 23.05.2009 № 98-ФЗ).

Итак, в силу норм действующего гражданского законодательства (ст.ст.128, 1225, 1477 ГК РФ) товарные знаки являются объектом интеллектуальной собственности, представляющим собой обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (средство индивидуализации). В системе хозяйственных отношений товарные знаки представляют собой объект гражданских прав. Такое правовое регулирование интеллектуальной собственности в целом, и прав на товарный знак, в частности, с очевидностью свидетельствует, что и нарушение исключительных прав на товарный знак также связано с адекватной нарушению реакцией государства и правовыми последствиями для нарушителя в виде привлечения его к юридической ответственности.

В этой связи установленный государством в законодательных актах механизм правового регулирования отношений, возникающих в связи с оборотоспособностью товарных знаков, как объектов гражданских прав, включает в себя в числе прочих обязательных элементов нормы, регламентирующие:

— порядок и способы защиты исключительных прав на товарный знак;

— виды и меру ответственности за нарушения исключительных прав на товарный знак.

Прежде всего следует отметить, что в зависимости от основания возникновения ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, общий массив правонарушений можно разделить на две группы:

1) договорные правонарушения. Суть их сводится к тому, что участник сделки, которому правообладатель предоставил право пользования товарным знаком, совершает договорное правонарушение, используя товарный знак за пределами условий, предусмотренных договором. Это может быть использование товарного знака за пределами территории, предусмотренной договором; в сфере деятельности, не подпадающей под условия договора; в большем объеме, чем предусмотрено в договоре и др.;

2) внедоговорные правонарушения в связи с использованием товарного знака нарушителем без согласия на то правообладателя различными способами.

И в первом, и во втором случаях использование товарного знака влечет для правообладателя ущерб, от характера и размера которого зависит:

1) вид ответственности, к которой может быть привлечено лицо, нарушевшее исключительное право;

2) выбор способа (меры) ответственности, санкции непосредственно в рамках одного вида ответственности.

На особую значимость и роль интеллектуальной собственности в системе объектов гражданских прав указывает то обстоятельство, что в настоящее время ответственность за нарушение исключительных прав на товарные знаки предусмотрена:

— гражданским законодательством (ст. 1552 ГК РФ);

— административным законодательством (ст. 14.10 КОАП РФ);

— уголовным законодательством (ст. 180 УК РФ).

При этом применительно к защите прав на товарный знак следует учитывать, что в зависимости от характера совершенного нарушения и наступивших последствий за одно правонарушение лицо может быть привлечено сразу к нескольким видам юридической ответственности. Данный вывод нашел свое отражение и подтвержедние в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31.10.2008 № 10458/08 по делу № А40-9281/08-145-128, в котором суд пояснил, что совокупность мер гражданско-правовой ответственности за нарушение права на товарный знак составляет самостоятельный и достаточный комплекс средств для обеспечения защиты интересов правообладателя, в связи с чем применение мер публичной ответственности за такое нарушение не может преследовать цели защиты исключительноинтересов правообладателя и должно быть направлено прежде всего на пресечение противоправного поведения, посягающего на публичный порядок, в частности, на недопущение оборота контрафактных товаров.

В административном и уголовном законодательстве вид и мера ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки определяются в пределах диспозиций и санкций соответствующих статей КоАП РФ и УК РФ (ст. 14.10 КОАП РФ, ст. 180 УК РФ).

ГК РФ представляет правообладателю товарного знака несколько большие возможности для защиты своих нарушенных прав:

— с одной стороны, товарный знак, являясь средством индивидуализации и будучи одним из объектов интеллекутальной собственности, одновременно является и объектом гражданских прав, а посему, для защиты исключительных прав применим любой способ, предусмотренный статьей 12 Гражданского кодекса РФ для защиты гражданских прав;

— с другой стороны, защита прав на товарный знак в силу особенностей объекта правового регулирования получила отдельное закрепление в специальных нормах, в частности: в статье 1252 ГК РФ, которая предусматривает способы защиты исключительных прав, и в статье 1515 ГК РФ, посвященной непосредственно защите права на товарный знак.

Для целей настоящего доклада, как с теоретической, так и практической точки зрения интерес представляют вопросы, когда именно со стоимостной оценкой потерь правообладателя закон связывает наступление определенных юридических последствий для нарушителя.

Речь идет, в первую очередь, о квалификации совершенного деяния как преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 180 УК РФ.

Во-вторых, стоимостная оценка во многом предопределяет выбор правообладателем предусмотренного гражданским законодательством способа защиты исключительного права на товарный знак в виде: а) предъявления требования о возмещении убытков (ст.ст.12, 15, 1082, 1252 ГК РФ) либо б) предъявления требования о взыскании компенсации (ст. 1515 ГК РФ).

Определив вышеназванные моменты, можно с определенной уверенностью ообозначить цели оценки.

Практика оценки убытков правообладателей товарных знаков, которая ведется экспертами Бюро оценки LABRATE.RU с 1998 года, позволяет говорить о том, что цели оценки в первую очередь определяются правовым статусом лица, инициирующего этот процесс. Такая зависимость наглядно представлена в Таблице 1.

Таблица 1. Статус заказчика экспертизы и цели оценки убытков правообладателя

Инициатор оценки

Цели проведения оценки (экспертизы)

Правообладатель товарного знака

Определение размера убытков для принятия дальнейших решений, связанных с:

— разработкой мер по защите товарного знака и недопущения нарушения прав на товарный знак в будущем;

— избрание метода и вида защиты;

— обоснования предъявляемых к нарушителю материальных требований о возмещении компенсации или убытков.

Нарушитель прав на товарный знак

Определение размера убытков для:

— проверки обоснованности предъявляемых требований и недопущения злоупотребления правом со стороны правообладателя;

— обеспечение адекватной нарушению правовой защиты против предъявленных требований;

— мирного урегулирования спора с правообладателем путем возмещения убытков в разумном пределе и др.

Должностное лицо органа дознания или следствия

Определение размера убытков для квалификации деяния

Суди лица, участвующие в деле

Определение размера убытков:

— для представления надлежащего доказательства, обосновывающего размер заявленных требований (в качестве письменного доказательства либо в виде расчета исковых требований, как обязательное приложение к иску);

— для представления контррасчета, обосновывающего возражения относительно заявленных требований;

— при назначении в рамках рассматриваемого спора судебной экспертизы по вопросу определения размера убытков, правильного установления и надлежащей оценки судом обстоятельств, входящих в предмет доказывания по делам о возмещении убытков или взыскании компенсации и вынесения законного, мотивированного и обоснованного решения

Принимая во внимание:

— специфику объекта, по поводу которого включается механизм защиты прав;

— обозначенную ранее особенность, что в результате нарушения исключительных прав имущественные потери правообладателя определяются в совокупности в том числе и с учетом степени, характера и значения репутационных рисков;

— факт придания результатам оценки юридически значимых последствий,

следует признать, что вопросы, связанные с процессом оценки убытков правообладателей товарных знаков, а также фиксацией результатов оценки, в настоящее время представляют актуальность как в теоретическом, так и практическом выражении, а их правильное разрешение может рассматриваться как первоочередная задача в плане внесения соответствующих изменений в действующее законодательство и совершенствования правоприменительной и судебной практики.

Среди таких вопросов Бюро оценки LABRATE.RU с учетоммноголетнего опыта оценки убытков правообладателей товарных знаков (и в качестве судебных экспертов, и в качестве разработчиков методик)может обозначить следующие:

1) Первая проблема связана с тем, что как сам процесс оценки убытков правообладателей товарных знаков, так и результат такой оценки лежат в плоскости нескольких отраслей законодательства Российской Федерации, причем законодательства не только материально-правового, но и процессуально-правового. При этом, если форму результата оценки для формирования доказательственной базы в процессуальном законодательстве можно назвать определенной, то в материальном праве до настоящего времени отсутствует единство терминологии при определении потерь правообладателей товарных знаков от нарушения исключительных прав.

Так, уголовное право для целей квалификации преступлений оперирует понятием «ущерб», в гражданском праве потери определяютсся через понятия «вред» и «убытки». Обратившись к буквальному толкованию норм ГК РФ и УК РФ, можно установить соотношение этих понятий: в силу ст. 15 ГК РФ реальный ущерб наряду с упущенной выгодой рассматривается как составная часть убытков. Возмещение убытков – это предусмотренный ст. 12 ГК РФ способ защиты гражданских прав, а также предусмотренный ст. 1082 ГК РФ способ возмещения вреда.

Таким образом, следуя конструкции гражданского права, для целей квалификации преступления в уголовном праве должен приниматься во внимание только реальный ущерб. Однако, правоприменительная практика идет по пути расширительного толкования, и фактически приравнивает ущерб к убыткам.

Так, в соответствии с п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по части 1 статьи 146, по статьям 147 и 180 УК РФ только при условии причинения крупного ущерба правообладателям указанных в них объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации. В соответствии с примечанием к статье 169 УК РФ ущерб, причиненный деяниями, указанными в статье 180 УК РФ, считается крупным, если он превышает один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным – шесть миллионов рублей. Учитывая, что применительно к части 1 статьи 146 и статье 147 УК РФ ущерб, который может быть признан судом крупным, в законе не указан, суды при его установлении должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела (например, из наличия и размера реального ущерба, размера упущенной выгоды, размера доходов, полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации). При этом следует учитывать положения статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

Таким образом, коль скоро нарушение прав на товарный знак относится к предмету смежного регулирования, единая терминология и четкое определение того, что именно должно включаться в состав потерь правообладателя и учитываться для целей квалификации правонарушения в качестве уголовно-, административно- или гражданско-наказуемого, должны найти свое отражение либо в законодательных актах, либо в постановлениях, обзорах, обобщениях, информационных письмах вышестоящих судов.

Представляется, что этот вопрос может быть решен двумя путями, которые безусловно требуют своего дальнейшего теоретического осмысления и профессионального обсуждения. При первом приближении, можно сформулировать лишь основные моменты таких решений.

Если придерживаться разъяснений, данных в п.24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», и предписанного данным пунктом подхода, который должен применяться судом при установлении ущерба, то следует признать, что содержание понятия «ущерб» в уголовном праве идентично содержанию понятия «убытки» в гражданском праве. Таким образом, решение вопроса лежит в плоскости внесения соответствующих изменений в соответствующие статьи УК РФ.

С другой стороны, следует учитывать, что преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ, не относится к числу дел частного обвинения. В этой связи, определяя основные признаки деяния, образующего состав преступления по статье 180 УК РФ, устанавливая основания уголовной ответственности и виды наказания за совершение этого преступления, государство в первую очередь обеспечивает осуществление основных задач уголовного права, которыми являются: охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также предупреждение преступлений (ст. 2 УК РФ).

И с этой точки зрения, поскольку преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ, посягает прежде всего на общественные отношения в сфере экономической деятельности, то при оценке ущерба не надо устанавливать факт намерения потребителя покупать продукцию по цене правообладателя, а использовать метод подсчета ущерба «один к одному», — как объективный критерий признания ущерба крупным для целей квалификации деяния как общественно-опасного, преступного и уголовно-наказуемого. Формулировка: «определение крупного ущерба в зависимости от стоимости товара производителя, умноженная на количество единиц такого товара, изготовленного незаконным (контрафактным) способом, по цене, зависящей от того, как такой товар был введен в гражданский оборот — оптом или в розницу» — выступает средним показателем такого ущерба. Подобное вычисление позволяет соотнести полученную сумму с размером ущерба, указанного в примечании к статье 169 УК РФ, и дает правовую оценку деянию с точки зрения характера и степени общественной опасности.

Соглашаясь с данной позицией, мы, с одной стороны, признаем, что понятие «ущерб» и понятие «убытки» означают определенные потери, и в этом им присущ общий смысл. Однако придаваемая нормами уголовного и гражданского права степень значимости таких потерь делает эти понятия разными. Так, в уголовном праве потери (ущерб) связываются прежде всего с угрозой для общественных отношений, а наказание за преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ, есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда, которое применяется в целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений.

В гражданском праве возмещение убытков является мерой гражданско-правовой ответственности, способом защиты и одним из способов возмещения причиненного вреда, реализация которого во многом зависит от активности самого правообладателя. В этой связи, необходимо четко понимать, что предлагаемый в уголовном праве метод подсчета ущерба «один к одному» является критерием исключительно уголовно-правового характера, а посему, оценка ущерба, сделанная для целей квалификации преступления, не может носить преюдициальный характер при установлении размера убытков в целях их возмещения в гражданско-правовом порядке, где следует руководствоваться другими экономическими показателями, формулами и методиками.

Такой подход вполне согласуетсяи с нормами действующего законодательства, в частности, в соответствии со ст. 69 АПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для арбитражного суда только по вопросам о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом, но никак не по вопросам о размере ущерба.

2) Вторая проблема заключается в том, что если буквально подходить к понятию «оценка убытков», то в нормах действующего законодательства мы его не найдем, соответственно, оно не имеет под собой правовой основы и не несет юридического значения. Практика же в отрыве от действующего нормативного регулирования идет несколько другим путем, создавая тем самым поле для законодательного реагирования.

Когда правообладатель сталкивается с вопросом о стоимостной оценке причиненных ему убытков, вполне логично, что его разрешение он адресует в первую очередь лицу, обладающему специальными познаниями, то есть оценщику, который на профессиональной основе осуществляет деятельность, направленную на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной стоимости (ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ(ред. от 21.07.2014) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности).

В большинстве случаев, аналогично решается вопрос и на стадии процессуального рассмотрения дел о нарушении прав на товарный знак, когда производство экспертизы поручается судебному эксперту, являющемуся одновременно профессиональным оценщиком, либо в целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого спора, к участию в деле привлекается специалист – также профессиональный оценщик.

В этой связи возникает вопрос: может ли оценщик выступать в своем профессиональном качестве при оценке убытков правообладателей товарных знаков? –И если для судебной экспертизы, отвечая на этот вопрос, мы можем сказать «Да, но только в случае соответствия кандидатуры оценщика требованиям, предъявляемым к судебным экспертам», то применительно к другим ситуациям действующее законодательство об оценочной деятельности не позволяет ответить на этот вопрос однозначно и, самое главное, — утвердительно, поскольку согласно статье 5 Закона об оценочной деятельности убытки не входят в исчерпывающий перечень объектов оценки.

Не являются убытки и объектом гражданских прав, а рассматриваются в праве только применительно к вопросу о способах защиты и определении меры ответственности.

Первая попытка устранить данный пробел в праве впервые с 1998 года нашла свое юридическое закрепление только летом 2014 года при разработке и утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО№7)» (утв. Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611), в п.9 которого убытки определяются как иные расчетные величины в задании на оценку[2].

Попытки внести ясность в вопросы оценки убытков, причиненных нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, начали предприниматься с 2007 года. Так, в ноябре 2007 года на заседании рабочей группы по разработке проекта ФСО «Оценка нематериальных активов и интеллектуальной собственности» подробно обсуждался вопрос о применении разрабатываемого стандарта для целей определения размера убытков, причиненных в связи с неправомерным использованием прав на объекты интеллектуальной собственности^[3].

В настоящее время, то есть спустя 7 лет, работа над стандартом возобновилась. В феврале 2015 года на заседании рабочей группы[4] по разработке проекта федерального стандарта «Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности» (руководитель — Федотова М.А., проректор по научной работе Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист РФ) в проект стандарта оценки (п.3 проекта) вошла фраза о том, что «Положения настоящих стандартов… применимы при оценке прав требований по возмещению убытков в процессе защиты исключительных прав».

Избранный подход представляется не совсем корректным и применимым. Когда мы говорим об оценке убытков, то первое, чем мы должны руководствоваться, – это определение убытков, которое законодательно закреплено и дано в статье 15 ГК РФ, где под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Исходя из содержания ст. 15 ГК РФ и закрепленного Законом об оценочной деятельности перечня объектов оценки, и до внесения соответствующих изменений в законодательные акты наиболее близкой и сходной по своему содержанию представляется оценка убытков правообладателя через оценку работ, услуг и информации.

Говоря об оценке убытков через право требования, мы в силу общих норм об обязательствах, прежде чем оценить право требования должны определить и оценить объем этого права. В этом случае оценка объема права требования сводится все к той же оценке убытков применительно к определению, данному в статье 15 ГК РФ, а оценка права требования будет носить вторичный по отношению к оценке убытков характер.

При таком подходе возникает еще одна неопределенность, связанная с целью оценки. Оценивая убытки через оценку работ, услуг и информации, которые требуются для восстановления положения, существовавшего до нарушения исключительного права, мы можем с большой степенью уверенности говорить о том, что такая стоимостная оценка эквивалента убыткам, причиненным правообладателю.

Если мы оцениваем убытки через право требования, то для целей возмещения, скорее всего такая оценка будет адекватна потерям правообладателя. Однако следует учитывать, что право требования может рассматриваться и как вид имущественного права, а, следовательно, быть объектом оценки для целей совершения сделок, что применительно к товарным знакам прямо предусмотрено последним абзацем п.43.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которому: «… право требования возмещения убытков или выплаты компенсации может быть передано по соглашению об уступке права (требования)». В этом случае оценка права требования как имущественного права для целей совершения сделки, во-первых, будет вторична по отношению к стоимостной оценке самого требования, а во-вторых, стоимость такого права требования может значительно отличаться от стоимости убытков.

Пример описания объекта оценки при подготовке отчета об оценке:

Объект оценки в отчете об оценке из практики экспертов Бюро оценки LABRATE.RU

Вариант-1. Права требования, возникающие в результате нарушения исключительного права на товарный знак «ААА» (св. № 111111 от 04.01.00, класс МКТУ – 30, правообладатель – БББ, США) и прав лицензиата ООО «ВВВ» (рег.№ 222222 от 20.00.03) в результате причинения ущерба со стороны ООО «ГГГ» неправомерным использованием товарного знака «ААА» за период с 2002 года по 2005 по фактам (УД №333333) выявления помещения в г. ДДДД (ул. ЕЕЕ шоссе, дом 44, литер А), в котором производилось производство ____________ и незаконная расфасовка ____ в металлические банки (контрольная закупка ___ от _____), маркированные товарным знаком «ААА», и факту реализации _________ через торговую сеть.

Вариант-2. Работы (услуги) в рыночных ценах по расчету величины ущерба, нанесенного правообладателю товарного знака "AAA" (свидетельство № БББ) со стороны нарушителей (ООО «ВВВ» и ОАО «ГГГ») вследствие неправомерного использования ими обозначения «ДДД», сходного до степени смешения с товарным знаком ААА по фактам[5] введения нарушителями в гражданский оборот[6] продуктов (кисломолочный напиток «ЕЕЕЕ»), маркированных обозначением, сходным до степени смешения с товарным знаком ААА. Подтверждением факта введения данного продукта в гражданский оборот являются акты закупки и кассовые чеки, свидетельствующие о наличии данного продукта в розничной продаже.

3) Если предыдущие два пункта касались вопросов оценки убытков правообладателей товарных знаков, требующих, в первую очередь, своего теоретического осмысления и законодательного регулирования, то третья проблема лежит прежде всегов практической плоскости.

Согласно Аналитической записке к статистическому отчету о работе арбитражных судов в Российской Федерации в 2013 году[7]

Основную часть дел, связанных с охраной интеллектуальной собственности, составляют дела о защите исключительных прав – 90%. При этом количество дел о защите прав на товарные знаки увеличилось в два с лишним раза; требованиями по большинству таких споров является возмещение убытков или взыскание компенсации.
Рост дел связывается судами 1) со вступлением в силу во втором полугодии 2013 года Федерального закона от 02.07.2013 № 187–ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационных сетях»; 2) с началом деятельности Суда по интеллектуальным правам, который призван обеспечить эффективность системы защиты интеллектуальных прав с учетом международных стандартов.

Согласно статистическим данным Свердловского арбитражного суда в 2014 году число поданных и рассмотренных судом исков о защите интеллектуальной собственности выросло в два раза — с 187 до 364 дел. При этом увеличение числа таких исков связывается с изменениями в действующем законодательстве, более четким формулированием механизмов защиты этих прав в судебном порядке, также одной из причин является рост активности правообладателей. Судом отмечено, что все рассмотренные дела являются серийными, то есть несколько исков касаются использования одного товарного знака.