Опубликован обзор судебной практики Президиума ВС РФ по делам, связанным с оценкой действий правообладателей товарных знаков от 15.11.2023 г. Что нового?

Основное внимание в новом обзоре судебной практики уделено вопросам добросовестности владельцев товарных знаков, а так же критериям и последствиям недобросовестных действий, которые могут стать основанием для отказа в судебной защите.

В анализируемом обзоре подчёркнуто, что в соответствии со статьёй 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г. (далее – Парижская конвенция) и части 1 статьи 1, части 1 статьи 3 Федерального закона от 262 июля 2006 г. No 135-ФЗ «О защите конкуренции» запрещается недобросовестная конкуренция при ведении хозяйственной деятельности.

Президиум ВС РФ так же напомнил, что участники гражданских правоотношений обязаны действовать добросовестно (ч.3 ст. 1 ГК РФ). В силу ч.4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Согласно ч.1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

Так же Президиум сослался ещё на три «руководства к действию» — ПП ВС РФ от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», ПП ВС РФ от 23.04.2019 г. No 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», и ПП ВС РФ от 4.03.2021 г. No 2 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением судами антимонопольного законодательства», то есть фактически закрепил перечень перечень ориентиров, позволяющих отграничить добросовестное поведение правообладателей, от недобросовестного.

На мой взгляд, главный вывод Президиума заключается в том, что для признания правообладателя недобросовестным, необходимо анализировать и учитывать (а юристам — ДОКАЗЫВАТЬ), целую совокупность обстоятельств, свидетельствующих о неразумном и недобросовестном поведении правообладателей при (регистрации) приобретении права на товарный знак (ТЗ), которые приводят к нарушению баланса интересов других участников гражданских правоотношений, и в результате такого признания, «хитрецу» может быть отказано в судебной защите, а само право на ТЗ может быть признано недействительным (прекращено) на основании ст. 1512 ГК РФ и ст. 1513 ГК РФ.

Теперь давайте пройдёмся по всем семнадцати пунктам обзора и сформированных Президиумом ВС РФ правовых позициях, которые я перечислю и прокомментирую очень кратко, но все желающие могут углубиться непосредственно в анализируемый (прилагаемый) документ.

Для удобства читателей при обращении к первоисточнику, нумерация и названия всех пунктов обзора в точности соответствуют оригиналу, а мои комментарии (надеюсь) помогут коллегам преодолеть некоторые витиевато-туманные формулировки и понять суть выводов верховного суда. 

1. Неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за судебной защитой, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом — если один правообладатель, в силу разных причин прекратил использование своего товарного знака, а новый владелец ТЗ предъявил к нему иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак на основании ст. 1515 ГК РФ, не может быть признано недобросовестным.

2. Приобретение лицом права на товарный знак с намерением предъявления исков к добросовестным участникам гражданского оборота о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на данный товарный знак в отсутствие экономического интереса и цели использовать товарный знак для индивидуализации товаров не допускается — тут речь идёт о «патентном троллинге» — стремлении нажиться на самом факте регистрации ТЗ на своё имя, без цели его использования для индивидуализации собственных товаров / услуг, то есть с намерением «заработка» на взыскании компенсаций (ст. 1515 ГК РФ) с тех, кто реально и добросовестно использует такое обозначение (ТЗ) в своей деятельности, не удосужившись зарегистрировать его на себя.

Нужно отметить, что помимо отказа в иске такому «хитрому» правообладателю, предоставление правовой охраны такому товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным в порядке, предусмотренном ст. 1513 ГК РФ.

3. Оценка судом действий правообладателя в качестве злоупотребления правом по отношению к одним лицам не означает, что и по отношению к другим лицам данный правообладатель является недобросовестным — в этом своём выводе, Президиум фактически напомнил, что принципы преюдиции (ч.2 ст. 69 АПК РФ) являются не глобальными, и касаются только тех лиц, которые участвовали в рассмотрении конкретного дела, а в отношении всех иных «претендентов» доказываются в общем порядке.

4. Если действия правообладателя товарного знака не соответствуют критериям добросовестного поведения, суд выносит на обсуждение сторон вопрос об обстоятельствах, связанных с таким поведением — вывод очень интересный, поскольку предоставляет сторонам спора возможность ссылаться не только на те обстоятельства, которые касаются использования или неиспользования самого ТЗ, но и на иные фактические данные, которые свидетельствуют о реальных целях и недобросовестности другой стороны. В частности, это может касаться исполнения лицензионного договора, наличия условий или хотя бы приготовлений к открытию собственного производства, то есть правомерному использованию спорного ТЗ.

5. Суд дает оценку действиям правообладателя товарного знака как добросовестным или недобросовестным с учетом обстоятельств заключения и исполнения лицензионных договоров — в этом выводе президиум указывает на неправомерность использования вариации из п. 2 этого же обзора, путём предоставления права использования ТЗ другому лицу, которое только и делает, что предъявляет иски, хотя само спорный ТЗ не использует.

6. Действия лица, связанные с приобретением товарного знака, содержащего обозначение, сходное с товарным знаком, ранее принадлежавшим этому лицу, правовая охрана которого была досрочно прекращена в связи с неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ), признаны злоупотреблением правом, поскольку они были направлены на преодоление вступившего в законную силу судебного акта и препятствовали иному лицу осуществить регистрацию товарного знака и использовать его — тут всё просто и понятно: если правообладатель потерял право на ТЗ, но пытается зарегистрировать его «дубликат» (аналогичный ТЗ), ему должно быть отказано ввиду недобросовестности.

7. Действия лица, связанные с регистрацией в качестве товарного знака обозначения, включающего в себя сильный элемент товарного знака иного лица, если этот элемент обладает широкой известностью и высокой степенью узнаваемости потребителями, признаны судом недобросовестными — ещё один пример противодействия «мухляжу», когда важный, широко известный, узнаваемый = сильный элемент чужого ТЗ кто-то пытается включить в свой ТЗ, поскольку это может вводить других лиц в заблуждение.

8. Не подлежит удовлетворению возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку другого лица в случае, если оно подано исключительно с намерением причинить вред этому лицу и лишить его права на товарный знак — ещё один пример злоупотребления правом, поскольку владелец ТЗ, подавший возражения в Роспатент против предоставления правовой охраны товарному знаку компании в связи с его несоответствием требованиям ст. 1483 ГК РФ, то есть с целью причинения вреда другому лицу, а вовсе не защитой собственных интересов, поскольку сам он спорный ТЗ не использовал и даже не представил суду доказательств приготовления к правомерному использованию ТЗ, в результате чего правовая охрана этого ТЗ была прекращена.

9. Действия правообладателя, связанные с регистрацией более поздних товарных знаков, презюмируются в качестве добросовестных, если на дату подачи заявки на первые товарные знаки одной серии отсутствуют доказательства иного — написано запутанно, но суть проста — если судом уже рассмотрен какой-то спор в отношении ТЗ и действия правообладателя признаны добросовестными, то последующая регистрация тем же правообладателем схожих (содержащих общие элементы) ТЗ (серии ТЗ) признаётся априори добросовестной, и у оппонента нет перспектив подачи возражений (оспаривания) регистрации последующих разновидностей уже зарегистрированного ТЗ.

10. В деле о признании решения Роспатента недействительным обязанность доказать использование противопоставленного товарного знака не может быть возложена на его правообладателя, привлеченного к участию в этом деле в качестве третьего лица — это пример чисто процессуального «отлупа», смысл которого в том, что если податель возражений в Роспатент впоследствии оспаривает в суде его решение, то привлеченный в качестве третьего лица правообладатель спорного ТЗ, в силу своего процессуального статуса, не обязан ничего доказывать. Разбираться между собой должны истец и ответчик.

11. При рассмотрении требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право на товарный знак в виде запрета на реализацию продукции, на которой товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, если эта продукция была ввезена на территорию Российской Федерации для введения в оборот без согласия правообладателя товарного знака, суду необходимо оценить добросовестность действий этого лица — интересный пример того, как иностранный правообладатель ТЗ обратился в суд с иском к банку с требованием о пресечении действий, нарушающих его исключительное право на ТЗ в виде запрета на реализацию товара, на котором этот ТЗ размещен самим правообладателем, а также о взыскании компенсации (ст.ст. 1250, 1252, п. 2 ч. 1 ст. 1515 ГК РФ).

Истец ссылался на то, что ответчик вводит в оборот продукцию (медицинское оборудование), ранее ввезенную на территорию РФ без согласия истца (правообладателя ТЗ), осуществляя хранение товаров с целью продажи и предлагая их к продаже (параллельный импорт), но суд обратил внимание на отсутствие у истца разумной цели такого запрета и пришел к выводу о недобросовестности действий истца и отказал в иске, поскольку признал требования правообладателя направленными исключительно на причинение вреда ответчику, то есть злоупотреблением правом. 

12. Для квалификации действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак в качестве недобросовестной конкуренции суду следует установить, отвечают ли такие действия совокупности условий, определенных статьей 10-bis Парижской конвенции и пунктом 9 статьи 4 Закона о защите конкуренции — ещё один пример того, какие доводы о недобросовестной конкуренции являются проходными, а какие нет. Если заказчик поручил исполнителю создать новый товар, который он намеревался реализовывать под своим ТЗ, а исполнитель «вдруг» решил, что он и сам может сделать то же самое, в том числе и зарегистрировать свой, аналогичный, ТЗ, то налицо явная, причём недобросовестная, конкуренция между этими лицами, и исковые требования заказчика были удовлетворены.

13. Для оценки действий правообладателя по приобретению и использованию (статья 14.4 Закона о защите конкуренции) или только по приобретению (статья 14.8 Закона о защите конкуренции) исключительного права на товарный знак как недобросовестной конкуренции, суду следует установить, что недобросовестность имела место на момент обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака — ещё один пример того, что всё нужно делать вовремя. В приведённом примере, предприниматель оспаривал приобретение иным лицом ТЗ сходного с использованием им самим обозначением, не имеющим регистрации в качестве ТЗ, но суд отказал ему в иске, поскольку истец не доказал, что его обозначение (название, логотип) хоть сколько-нибудь известны, во всяком случае на момент подачи заявки на регистрацию спорного ТЗ.

14. Наличие или отсутствие недобросовестной конкуренции в действиях лица должно устанавливаться судом по отношению к истцу, а не к иным лицам — в этом пункте Президиум по сути обратил внимание на процессуальный вопрос о том, что с учетом того, что дело рассматривается в порядке искового производства, действия ответчика, которому истец вменяет совершение недобросовестной конкуренции, подлежат исследованию на предмет их добросовестности по отношению к истцу, а не к иным хозяйствующим субъектам (последнее относится к полномочиям антимонопольного органа).

В отличие от дел о нарушении антимонопольного законодательства, рассматриваемых административным органом в первую очередь в публичных интересах (часть 2 статьи 1 Закона о защите конкуренции), суд, рассматривая в порядке искового производства спор о нарушении антимонопольного законодательства, исходит из частных интересов лиц, участвующих в деле.

Проще говоря, сторона, заявляющая о недобросовестности должна доказать нарушение своих (а не чьих-то ещё) прав на момент приобретения нарушителем исключительных прав на ТЗ, то есть истец должен доказать, что действия ответчика являются недобросовестной конкуренцией по отношению именно к нему, а не к иным лицам, и доводы ответчика в свою защиту о том, что другие лица действовали по отношению к истцу аналогичным образом не должны приниматься в расчёт. 

15. Прекращение правовой охраны товарного знака судом не препятствует возможности признания недобросовестной конкуренцией конкретных действий правообладателя по приобретению исключительного права на товарный знак, если такие действия были совершены на момент подачи заявки на его регистрацию — в этом пункте снова рассмотрен процессуальный вопрос о возможности судебного признания действий правообладателя недобросовестной конкуренцией даже в случае досрочного прекращения его исключительного права на спорный ТЗ на момент рассмотрения спора, поскольку при рассмотрении вопроса о добросовестности регистрации товарных знаков исследованию могут подлежать как обстоятельства, связанные с самой регистрацией, так и последующее поведение правообладателя, из которого может быть установлена цель такой регистрации. 

16. Отсутствие оснований для выдачи предупреждения об устранении признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного статьей 14.8 Закона о защите конкуренции, не препятствует антимонопольному органу принять решение о возбуждении дела или прекращении его рассмотрения — в этом пункте Президиум напомнил о том, что даже если антимонопольный орган не усмотрел оснований для вынесения предупреждения о нарушении антимонопольного законодательства, это вовсе не препятствует препятствует антимонопольному органу принять решение о возбуждении дела или прекращении его рассмотрения.

17. Факт осведомленности заявителя об использовании другим лицом обозначения при подаче заявки на регистрацию товарного знака устанавливается судом с учетом того, насколько широко используется это обозначение, насколько оно оригинально и узнаваемо — в этом пункте Президиум сформулировал критерий оценки добросовестности претендента на регистрацию ТЗ, в случае наличия возражений другого правообладателя сходного ТЗ, с точки зрения его известности, распространённости и узнаваемости, указав, что при отсутствии прямых доказательств осведомленности претендента об использовании спорного обозначения другим лицом на момент подачи заявки в Роспатент, такое знание о факте может быть установлено на основе доказательств, свидетельствующих о вероятности того, что претендент не случайно выбрал такое же обозначение, а обладал сведениями об использовании этого другим лицом и соответственно действовал недобросовестно.

В целом, этот обзор является весьма полезным, поскольку позволяет сэкономить массу времени на поиск и анализ аналогичной судебной практики и формирование собственной правовой позиции. 

P.S.  Эта статья добавлена в качестве дополнительного материала к курсу повышения квалификации "Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности".