Интеллектуальные споры. Товарный знак против НМПТ

Прежде всего необходимо понимать, что товарные знаки (ТЗ) и наименование места происхождения товара (НМПТ) являются объектами интеллектуальной собственности, которым государство гарантирует равнозначную охрану. На практике не редки случаи конфликта интересов между владельцами товарного знака и НМПТ.

В данной статье я разберу конкретный спор с Роспатентом, в котором я представлял в суде пострадавшего правообладателя и дам практические рекомендации, необходимые для успешного разрешения подобных дел.

Итак, владелец товарного знака РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ предоставил другой стороне по лицензионному договору неисключительное право пользования своим ТЗ, в связи с чем направил в Роспатент документы необходимые для государственной регистрации предоставленного права.

Рассмотрев заявку, Роспатент отказал в регистрации перехода неисключительного права на ТЗ, мотивирует это тем, что имеет место нарушение пункта 3 ст. 1489 ГК РФ, а именно, ТЗ сходен до степени смешения с НМПТ «Русская водка», права на которое заявителю не принадлежат.

Изучив представленные материалы, я подготовил правовую позицию, основную часть которой размещаю далее, для практического использования читателями.

«В соответствии с пунктом 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 ст. 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора. Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

Товарный знак РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ был зарегистрирован с учетом наличия правовой охраны НМПТ «Русская водка», правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования НМПТ, а представленный лицензионный договор соответствует требованиям гражданского законодательства.

Доводы Роспатента о том, что регистрация предоставления права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, несостоятельны ввиду следующего. Роспатент полагает, что по смыслу положений пункта 3 ст. 1489 ГК РФ и пункта 3 ст. 1519 ГК РФ допускается предоставление права использования товарного знака, включающего наименование места происхождения товаров, только лицу, обладающему правом на такое наименование.

При регистрации товарного знака РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ указанное НМПТ не было противопоставлено. Правовая охрана названного товарного знака не признана недействительной и не оспорена в установленном законом порядке. Правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования НМПТ «Русская водка», то есть на лицензионный договор не могут быть распространены ограничения, введенные пунктом 3 ст. 1489 ГК РФ.

Отказ Роспатента в регистрации перехода права связан с ошибочным применением к рассматриваемой ситуации положений пункта 3 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ. В рассматриваемом споре товарный знак РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ «Русская водка», в материалах дела нет сведений и о том, что заявитель является правообладателем названного НМПТ.

Соответственно применение Роспатентом положений пункта 3 ст. 1489 ГК РФ в случаях предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствует о недопустимом расширительном толковании названной нормы административным органом».

Суд поддержал мои доводы, удовлетворив заявление в полном объеме. Последующие апелляционная и кассационные жалобы Роспатента в Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ были оставлены без удовлетворения (дело № А40-174817/2022).

В заключение добавлю, что данный вид споров рассматривается арбитражным судом города Москвы в рамках ст. 198 АПК РФ, т.е. путем подачи заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) Роспатента незаконными.

Также необходимо знать, что срок на подачу такого заявления составляет три месяца со дня, когда был получен отказ Роспатента в регистрации перехода права.