Прежде всего необходимо понимать, что товарные знаки (ТЗ) и наименование места происхождения товара (НМПТ) являются объектами интеллектуальной собственности, которым государство гарантирует равнозначную охрану. На практике не редки случаи конфликта интересов между владельцами товарного знака и НМПТ.

В данной статье я разберу конкретный спор с Роспатентом, в котором я представлял в суде пострадавшего правообладателя и дам практические рекомендации, необходимые для успешного разрешения подобных дел.

Итак, владелец товарного знака РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ предоставил другой стороне по лицензионному договору неисключительное право пользования своим ТЗ, в связи с чем направил в Роспатент документы необходимые для государственной регистрации предоставленного права.

Рассмотрев заявку, Роспатент отказал в регистрации перехода неисключительного права на ТЗ, мотивирует это тем, что имеет место нарушение пункта 3 ст. 1489 ГК РФ, а именно, ТЗ сходен до степени смешения с НМПТ «Русская водка», права на которое заявителю не принадлежат.

Изучив представленные материалы, я подготовил правовую позицию, основную часть которой размещаю далее, для практического использования читателями.

«В соответствии с пунктом 1 ст. 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 ст. 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 ст. 1232 ГК РФ государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора. Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

Товарный знак РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ был зарегистрирован с учетом наличия правовой охраны НМПТ «Русская водка», правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования НМПТ, а представленный лицензионный договор соответствует требованиям гражданского законодательства.

Доводы Роспатента о том, что регистрация предоставления права использования товарного знака, сходного с НМПТ, лицу, не обладающему правом использования такого НМПТ, способно вести потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара, несостоятельны ввиду следующего. Роспатент полагает, что по смыслу положений пункта 3 ст. 1489 ГК РФ и пункта 3 ст. 1519 ГК РФ допускается предоставление права использования товарного знака, включающего наименование места происхождения товаров, только лицу, обладающему правом на такое наименование.

При регистрации товарного знака РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ указанное НМПТ не было противопоставлено. Правовая охрана названного товарного знака не признана недействительной и не оспорена в установленном законом порядке. Правообладатель этого товарного знака (лицензиар по лицензионному договору) не обладает правом использования НМПТ «Русская водка», то есть на лицензионный договор не могут быть распространены ограничения, введенные пунктом 3 ст. 1489 ГК РФ.

Отказ Роспатента в регистрации перехода права связан с ошибочным применением к рассматриваемой ситуации положений пункта 3 ст. 1489 ГК РФ, согласно которому предоставление права использования товарного знака, включающего в качестве неохраняемого элемента географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (пункт 7 статьи 1483 названного Кодекса), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ. В рассматриваемом споре товарный знак РУССКИЙ ЭЛЕМЕНТ изначально не был зарегистрирован как включающий в качестве неохраняемого элемента НМПТ «Русская водка», в материалах дела нет сведений и о том, что заявитель является правообладателем названного НМПТ.

Соответственно применение Роспатентом положений пункта 3 ст. 1489 ГК РФ в случаях предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствует о недопустимом расширительном толковании названной нормы административным органом».

Суд поддержал мои доводы, удовлетворив заявление в полном объеме. Последующие апелляционная и кассационные жалобы Роспатента в Суд по интеллектуальным правам и Верховный суд РФ были оставлены без удовлетворения (дело № А40-174817/2022).

В заключение добавлю, что данный вид споров рассматривается арбитражным судом города Москвы в рамках ст. 198 АПК РФ, т.е. путем подачи заявления о признании ненормативных правовых актов недействительными, решений и действий (бездействия) Роспатента незаконными.

Также необходимо знать, что срок на подачу такого заявления составляет три месяца со дня, когда был получен отказ Роспатента в регистрации перехода права.

Документы

Вы можете получить доступ к документам оформив подписку на PRO-аккаунт или приобрести индивидуальный доступ к нужному документу. Документы, к которым можно приобрести индивидуальный доступ помечены знаком ""

1.Решение АСГМ269.6 KB
2.Постановление СИП250.2 KB

Автор публикации

Адвокат Кобзарев Игорь Михайлович
Москва, Россия
Профессиональная защита активов. Банкротные, налоговые и корпоративные споры.

Да 20 20

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Участники дискуссии: Морохин Иван, Главный Редактор, Коробов Евгений, Петров Станислав, Кобзарев Игорь, Киселева Вера, Гончарова Евгения
  • 07 Июня, 05:12 #

    Уважаемый Игорь Михайлович, спасибо за обзор дела о конкуренции ТЗ и НМПТ, пока ещё довольно редких на нашем портале. Административный орган (Роспатент) действительно дал необоснованно расширительное толкование норм права, но Вы успешно преодолели это заблуждение! (Y)

    +10
  • 07 Июня, 05:16 #

    Уважаемый Игорь Михайлович, спасибо за освещение столь специфичной темы! 
    Всем коллегам, желающим лучше разобраться в вопросах интеллектуальной собственности, в том числе средств визуализации, напоминаем, что у нас есть соответствующий курс повышения квалификации на нашей образовательной платформе.

    +10
    • 07 Июня, 10:59 #

      Уважаемый Главный Редактор, спасибо за ваш комментарий! Практика в области интеллектуальной собственности стремительно набирает обороты, обучение в этой области очень своевременное решение.

      +4
  • 07 Июня, 07:17 #

    Уважаемый Игорь Михайлович, для нашего города, это не так популярно, но для тех кто планирует расширять свои горизонты и работать в будущем за пределами… я бы рекомендовала конечно, по лучше изучить «интеллектуальные споры». Благодарю за публикацию.

    +6
  • 07 Июня, 08:44 #

    Уважаемый Игорь Михайлович, поздравляю с победой в столь запутанном и витиеватом в формулировках деле. Надо оставить это дело себе в заметку для изучения. Спасибо за практику!(handshake)

    +5
  • 07 Июня, 09:48 #

    Уважаемый Игорь Михайлович, поздравляю! Наблюдаю, что споры по защите интеллектуальной собственности становятся более актуальными. Спасибо, что делитесь опытом в этой сфере!

    +6
  • 07 Июня, 11:38 #

    Уважаемый Игорь Михайлович, спасибо за публикацию интересной судебной практики!
    Понял, что п. 3 ст. 1489 ГК РФ в данной ситуации неприменим, на что и указал суд, т.к. ТЗ не регистрировался как НМПТ. В решении суда 1 инстанции суд пишет, что Русский элемент имеет приоритет по дате регистрации. Это к чему? Для чего суд исследовал данный факт, что бы изменилось для данного дела, если бы РЭ не имел приоритета?

    +3
    • 07 Июня, 12:32 #

      Уважаемый Станислав Георгиевич, спасибо за ваш комментарий! Приоритет ТЗ фиксирует суд первой инстанции, это как бы усиливает позицию, но решающего значения в данном случае не имеет. Кассация СИП это обстоятельство уже не упоминает, акцентируясь на главном — незаконном толковании п.3 ст. 1489 ГК РФ

      +2

Да 20 20

Ваши голоса очень важны и позволяют выявлять действительно полезные материалы, интересные широкому кругу профессионалов. При этом бесполезные или откровенно рекламные тексты будут скрываться от посетителей и поисковых систем (Яндекс, Google и т.п.).

Для комментирования необходимо Авторизоваться или Зарегистрироваться

Ваши персональные заметки к публикации (видны только вам)

Рейтинг публикации: «Интеллектуальные споры. Товарный знак против НМПТ» 3 звезд из 5 на основе 20 оценок.
Адвокат Фищук Александр Алексеевич
Краснодар, Россия
+7 (926) 004-7837
Персональная консультация
Консультирование по финансово-экономическим вопросам, налоговой безопасности. Проверка контрагентов, анализ сделок, инвестиций. Юридическая помощь и консалтинг высокого уровня в любом регионе РФ
https://fishchuk.pravorub.ru/
Адвокат Морохин Иван Николаевич
Кемерово, Россия
+7 (923) 538-8302
Персональная консультация
Сложные гражданские, уголовные и административные дела экономической направленности.
Дорого, но качественно. Все встречи и консультации, в т.ч. дистанционные только по предварительной записи.
https://morokhin.pravorub.ru/

Похожие публикации

Продвигаемые публикации