Сюжет данной истории таков.
Жили были два друга дружили можно сказать семьями, и связывало их ещё одно общее дело. Один был хорошим конструктором и изобретателем, а второй хорошим предпринимателем.
Изобретатель изобрёл фрезерный станок, а предприниматель организовал производство этого станка в Китае. Вместе они зарегистрировали своё, назовём его — ООО «Фрезер», и в соответствии с современным жанром, участниками данной организации стали их жёны. Руководителем стал предприниматель, а бухгалтером жена изобретателя.
Производство было налажено, качество станков хорошее, клиентов было много, и было принято решение зарегистрировать Товарный знак исключительные права, на который принадлежат ООО «Фрезёр». Регистрацией исключительных прав на Товарный знак занимался предприниматель.
Всё было хорошо в их бизнесе, пока в голову жены изобретателя не забралась корысть, видимо она посчитала что предприниматель (партнёр её мужа) обкрадывает изобретателя. Но как говорится «ночная кукушка дневную перекукует», и в результате два друга поссорились. Дошло до того что в порыве страсти начали пополам пилить катушки с электрической обмоткой (катушки индуктивности).
В итоге устав от такого безрассудства два друга решили разойтись с миром, пообещав друг другу, что каждый будет заниматься своим бизнесом и мешать друг другу они не будут. Но в голове ночной кукушки видимо давно созрел коварный план.
Перед тем как уволится по собственному желанию, жена изобретателя зарегистрировала на себя организацию, назовём её — ООО «Станки» и путём смены директора и учредителя (номинальных) производит уступку исключительных прав на Товарный знак на ООО «Станки», причём сокращённое наименование организации полностью совпадает с названием прежней организации «Фрезёр», и конечно же везде рекламирует себя как прежний владелец Товарного знака. А затем предъявляет исковое заявление в Арбитражный суд к нескольким организациям, которые торгуют аналогичным товаром.
В мае 2017 года в Арбитражном суде г. Москвы было возбуждено дело, которое длилось 1,5 года, по Иску ООО «Станки» к нескольким ответчикам – организациям и физическому лицу, о:
— признании нарушением исключительных прав Истца предложение к продаже на сайте www...ru. товаров однородных товарам, для которых зарегистрирован товарный знак № ……;
— признании нарушением исключительных прав использование в сети Интернет, в частности в наименовании Сайта www…….ru и при других способах адресации Товарного знака;
— запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком, при предложении к продаже товаров однородных товарам, для которых зарегистрирован Товарный знак;
— запрете использования обозначений, сходных до степени смешения с Товарным знаком, в сети Интернет, в частности на сайте www…..ru и при других способах адресации;
— взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на Товарный знак в размере более 16 000 000 (шестнадцать миллионов) рублей.
Истцом была избрана следующая тактика. Для удобства, было подано исковое заявление по месту нахождения одного из ответчиков находящегося в г. Москве. В дальнейшем Истец начал привлекать соответчиков находящихся из других регионов РФ, которые якобы являлись торговыми представителями в регионах и были указаны на сайте основного Ответчика.
Я выступил на стороне одного из таких ответчиков и принял поручение уже в середине судебного процесса.
Истец пытался обосновать свои требования, представляя суду противоречивые доказательства, а именно распечатки с сайтов, включая нотариально заверенные копии страниц сайта и архивные страницы сайта, которые противоречили друг другу. На одних страницах были указаны только название организации и регион, а на других регион, название и адрес. Контактный телефон на всех страницах сайта был указан один для всех организаций 8 800 …. .
Станки, представленные на сайтах Истца и Ответчика, были разные по наименованию, характеристикам и другим параметрам. Также Истец апеллировал суду противоречивой практикой пытаясь ввести суд в заблуждение относительно прямых доказательств и самого существа дела.
Истец пытался затянуть судебный процесс, представляя всё новые документы, а именно ни кем не заверенные ксерокопии страниц других интернет-сайтов, приписывая все злодеяния Ответчикам.
Основой же иска послужило использование в доменном имени сайта Ответчика наименования схожего с названием Товарного знака Истца, разница была лишь в одной букве.
В обоснование своих требований Истец руководствовался ст. 1484, 1229 ГК РФ а также п. 3 статьи 1252, ст. 1515, 1301 ГК РФ в соответствии с которыми в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, вправе требовать по своему выбору вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации.
Представитель Истца, по совместительству патентный поверенный, видимо по своему легкомыслию и не достаточной осведомлённости решил по лёгкому взыскать 16 млн. рублей, потому что только спустя 1 год ему стало известно, что основным Ответчиком является бывший друг Истца.
И после того как в судебном процессе стали всплывать документы из ФИПС по уступке исключительных прав на Товарный знак, где представитель Истца числился патентным поверенным, он начал нервничать.
Нам не добавляло оптимизма то, что судья на отсутствие прямых доказательств вины Ответчиков, была полностью на стороне Истца. Она удовлетворяла все его ходатайства, в то время как наши были практически все отклонены. С трудом добились от судьи направления судебного запроса в ФИПС.
Дошло до того что в прениях сторон Представитель Истца не мог сослаться ни на один документ из материалов дела так как был с ними не знаком и был полностью уверен в своей стопроцентной победе.
К нашему удивлению судебное заседание было отложено по инициативе судьи, которая дала время представителю Истца ознакомиться с материалами дела, хотя к тому моменту прошло 1,5 года судебного разбирательства, и у него было полно времени изучить все материалы. Данные факты всё больше нас наводили на мысль, что у судьи есть какая-то заинтересованность в исходе дела.
Но к нашей радости к следующему заседанию у нас произошла смена судьи, прежний судья досрочно сложил свои полномочия. Видимо его по-хорошему попросили уйти. С новым судьёй всё закончилось в два заседания, хотя до этого было примерно 15 судебных заседаний, которые сводились к тому, что стороны выясняли отношения и обменивались письменными отзывами на позицию другой стороны.
В итоге суд принял Соломоново решение: Истцу было полностью отказано в исковых требованиях к организации, которую я представлял и ещё к двум другим организациям и физическому лицу, а было взыскано только 20 000 рублей с основного Ответчика (предпринимателя) поскольку он использовал в доменном имени наименование схожее с наименованием Товарного знака. Хотя решение о взыскании 20000 рублей тоже очень спорное, поскольку доменное имя было зарегистрировано до перехода исключительных прав от ООО «Фрезёр» к ООО «Станки», но решение устояло в апелляционной инстанции.
По сути дела это банальное устранение конкурентов на товарном рынке, в котором есть и уголовная составляющая, которую можно раскрутить, но это я оставил на размышление своему доверителю.


Благодарю Вас!!! (handshake)
Уважаемый Ян Юрьевич, спасибо за размещение актуальной судебной практики!
Уважаемый Администратор, ещё раз спасибо за помощь, учту все ваши рекомендации и буду им следовать.
Возможно, что это один из частных случаев проблемы, связанной с комбинированными товарными знаками, в которые входят неохраняемые и неохраноспособные элементы.
Не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов: 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; 2) являющихся общепринятыми символами и терминами (ст. 1483 ГК РФ)Рос, ros — общепринятое сокращение от «российский». Например, Роспатент, Роспотребнадзор и т.п.
Фрезер, frezer — общепринятый термин, обозначающий инструмент или станок для фрезерования. Изобретение фрезерного станка и получение патента в 1818 г. приписывают Эли Уитни.
Насколько правомерна вообще регистрация товарных знаков?
Уважаемый Юрий Николаевич, я считаю неправомерной регистрацию Товарных знаков с использованием общепринятых терминов. Как производилась регистрация Товарного знака в нашем случае «ROSFREZER»можно только догадываться.
Как примеры:
Дело № А82-12905/2013 (см. определение от 12.12.2014)Суды установили, что словесные элементы «Ритуал» и «Сервис» используются отдельно от других изобразительных элементов товарного знака и являются общепринятыми понятиями.Дело № А40-51884/2017 (см. решение от 06.10.2017)Следует обратить внимание на то что все товарные знаки, на которые ссылается Истец, в настоящем деле являются комбинированными, и получили свою охрану именно в таком качестве. Вся совокупность действий истца свидетельствует о его очевидном намерении монополизировать право на использование этих двух букв, при том что закон, такое прямо запрещает.
Уважаемый Юрий Николаевич, в нашем случае суд, по крайней мере в решении не оперировал такими понятиями как Общепринятые понятия, просто пошёл по более простому пути ограничившись исследованием прямых доказательств. Моего доверителя это в общем устроило поскольку все претензии к нему были сняты.
Уважаемый Юрий Николаевич, поддерживаю Вашу позицию — на мой взгляд, можно было и саму регистрацию товарного знака оспаривать.
Да, именно так и есть. Но Товарный знак был зарегистрирован и наша позиция базировалась в том числе и на том что Фрезер, frezer — общепринятый термин, обозначающий инструмент или станок для фрезерования.
Интересно, есть ли судебная практика по обжалованию решения о регистрации комбинированного товарного знака вообще, или в части признания неохраняемыми отдельных его элементов?
Уважаемый Юрий Николаевич, я не видел такой практики, но клиенту я предложил такой вариант с обращением в суд, а также предложил обратится в ФАС.
Уважаемый Юрий Николаевич, была у коллеги, там зарегистрировали богатыря на коне с копьём и отдельно зарегистрировали змея-ползучего. Потом всё это дело совместно печатали на майках. Попрошу, может опубликует.
Уважаемый Владислав Александрович, спасибо. Попросите опубликовать эту историю. Очень интересно.
Уважаемый Ян Юрьевич, спасибо за интересный пример из судебной практики! Защита интеллектуальной собственности и споры между правообладателями очень сложны и требуют от юристов высокого уровня профессионализма и погруженности в суть правоотношений, это высокий класс!
Аргументы сторон всегда очень разнообразны и всегда имеют эмоциональную окраску, но от этого такие дела становятся только интереснее, как например это: Праворуб: Незаконное использование товарного знака (знака обслуживания, ...
Уважаемый Иван Николаевич, благодарю вас за комментарии! Когда берёшся за дело кажется оно стандартное, но у медали две стороны и когда погружаешся в детали оно не кажется таким однозначным и стандартным. И конечно же без эмоций в интересном деле не обойтись.
Уважаемый Ян Юрьевич, спасибо, что поделились практикой. Дела данной категории очень интересные и сложные.(Y)
Описание того, с чего всё начиналось, вообще очень увлекательно. (wasntme)
Уважаемая Алёна Александровна, спасибо за ваши комментарии! Само дело интересное и захватывающее и потому что в нём не простое нарушение интеллектуальных прав (хотя тут спорный вопрос — было ли нарушение) а интересен и субъектный состав нашего спора и уголовная составляющая с подделкой подписей директоров и использованием в схеме массовых учредителей и директоров.
Уважаемый Ян Юрьевич, поздравляю Вас с успешным дебютом на Праворубе. Дело довольно интересное. Но публикация могла быть еще интересней, если к ней прикрепить сканы процессуальных документов;)
Уважаемый Андрей Владимирович, спасибо за комментарий. Постараюсь добавить.
Уважаемый Ян Юрьевич, с почином Вас на «Праворубе»! Спасибо за практику!
Насколько я понял ответчик был изобретателем, и потому интересно, а что с его интеллектуальной собственностью, с его правом на необычный фрезерный станок?
Уважаемый Владислав Александрович, добрый вечер.
Дело в том что именно на станок как на изобретение или промышленный образец права никто не регистрировал, регистрировался только Товарный знак. Но предприниматели они на то и предприниматели чтобы быстро что-то предпринимать, простите за каламбур. И в период времени, в течение которого тянулся судебный процесс, один из Ответчиков сертифицировал данный станок на территории РФ. И к слову, станки достаточно востребованы в промышленности так как обрабатывают не только металл, древесину, пластик и т.п., но также и на них производится лазерная обработка стекла и много чего ещё.
Уважаемый Ян Юрьевич, согласитесь, у нас удивительный народ!
Мне известны мужики и женщины, которые сделали линию по производству кормов для плотоядных, в которых вообще нет мяса; или разработали простую механику передвижения многоэтажек без каких-то там рельс, дома сами идут с места на место; совместили музыку, переливы цвета и психосомантику, излечивая серьёзные пороки; придумали как раскроить огромные металлические болванки с двухэтажный дом одним ударом, а также как разрушить вообще любой металл или любое твёрдое тело; решили задачу вывода на низкую орбиту спутников без ракетных двигателей; крекинг нефти без колонн, в маленьком объёме; или как уместить массив данных в малый объём, в которых ранее умещалось в тысячу раз меньше...
Мы на (не хочу оскорблять власть) работаем, или на этих талантливых людей?
С моей точки зрения изобретатель может доказать своё право и «вынуть» из торговой марки всю её ценность. Кому нужна торговая марка за которой нет уникального изделия?
Уважаемый Владислав Александрович, сто процентов согласен с вами! Надо таким людям помогать. Но наверное надо разделять ситуации когда изобретатель работает на предприятии и выполняет заказ работодателя. Ситуация в нашем государстве усугубляется монополией на изобретения в определённых сферах например в оборонке. Мой доверитель в споре выполняет работы для военных и разработало много чего потрясающего в этой сфере, но когда они переходят к торгам и переговорам с заказчиком то одно из важнейших условий контракта то что все права на данные разработки переходят к Министерству обороны.
Ну и конечно же ещё один огромный пласт- это когда нашими разработками периода Советского Союза пользуются иностранцы и патентуют их в своих странах как собственные изобретения.
Уважаемый Ян Юрьевич, с почином Вас.
Тема редкая и малоизученная как явление.
Уважаемый Вадим Иванович, спасибо. Да действительно интересная тема и насколько я понял на законодательном уровне недостаточно отрегулирована. За прошедший год произошло много изменений в законах по этому направлению и тем более становится интереснее с этим разбираться.
Уважаемый Вадим Иванович, я столкнулся впервые с этим явлением в 2003 году, когда работая в организации по продаже автозапчастей Камаз мне поставили задачу подготовить документы на регистрацию Товарного знака. В тот период времени вообще было всё на примитивном уровне и была одна глава в ГК и один закон. Но бизнес в то время уже думал об интеллектуальной собственности. В действительности это огромный и интересный пласт который хочется изучить и разобраться.
Уважаемый Ян Юрьевич, это очень интересное дело, поздравляю Вас с победой. Мне посчастливилось защищать ИП от ИП по делу о защите Товарного знака в Арбитражном суде. Истец представил в суд заключение патентного поверенного о схожести с товарным знаком истца использованного на странице сайта моего клиента словосочетания до степени смешения, и потому требования истца в этой части были обоснованы. Но в части суммы требуемой компенсации 300 000 рублей суд с истцом не согласился и взыскал только 20 000 рублей на том основании, что мой клиент фактически в своей деятельности товарный знак истца или его части не использовал, следовательно дохода не получал, были приложен соответствующие договоры и другие доказательства. И только сам факт наличия на странице сайта словосочетания, которое мой клиент просто забыл вовремя удалить после прекращения сотрудничества с истцом, стало основанием частичного удовлетворения иска. Дело дошло Суда по интеллектуальным спорам в г. Москва, который оставил в силе решение суда 1 инстанции. Примечательно, что до подачи иска между истцом и ответчиком были деловые нормальные отношения. Но то, с каким рвением истец хотел получить компенсацию! Мы тоже не остались в долгу и в связи с неполным удовлетворением иска истца взыскали с истца расходы ответчика на представителя, которые составили сумму, превышающую почти в 3 раза ту, которую суд присудил истцу в качестве компенсации. Истец это определение суда не обжаловал. Дело длилось тоже достаточно долго. Исходом мы остались очень довольны. В долгу мы не остались еще и потому, что почти одновременно предъявили иск к этому ИП, использовавшему персональные данные моего клиента у себя на сайте, и взыскали с этого ИП также компенсацию морального вреда за незаконное использование персональных данных и судебные расходы на представителя. Так что эти войны с товарными знаками бывают с очень закрученным сюжетом.
Уважаемая Ольга Александровна, добрый день и спасибо за комментарий! Ваше дело схоже с моим, но в каждом свои тонкости и подвохи. В моём деле, на сайте только одного Ответчика была схожесть фото станков и описания (причём про эту схожесть Истец вообще ничего не говорил и экспертиз не проводилось), больше ничего общего. Названия Товарного знака на сайте вообще не было, только название доменного имени схожее с Товарным знаком Истца. Причём передача Товарного знака от одной организации к Истцу сопровождалась конкретными действиями подпадающими по уголовную ответственность. Вот как то так. В общем «чем дальше в лес тем толще партизаны».:)
Непонятно, зачем превращать право интеллектуальной собственности в головоломку, доступную пониманию только избранных «рок-звезд» от юриспруденции? Провоцировать судебные тяжбы, не указывая при регистрации комбинированного товарного знака неохраняемые общеупотребительные элементы?
https://www.youtube.com/watch?v=slFW1hVjwyI
Нужные простые четкие правовые нормы.
Уважаемый Юрий Николаевич, добрый день. И мне это непонятно зачем всё так усложнили. Войны идут из-за простой закорючки на картинке или в слове, ситуация доведена до абсурда. Нужно чётко структурированное законодательство с чёткими понятиями и терминологией. Наши суды трактуют законодательство со своей колокольни и исследуют только прямые доказательства не влезая в глубь вопроса. В моём случае решение именно такое. Большая часть наших доказательств не была исследована и оценена. Может конечно я слишком категоричен в своих выводах. но это только моё мнение.
Уважаемый Ленар Робертович, у меня есть настоящие друзья — мужчины, они еще и настоящие мужчины!!!
Уважаемый Ян Юрьевич, еще забыла в комментарии отметить, что товарный знак истца был комбинированным и кроме словесного обозначения, обладающего различительной особенностью и изображенного более мелким шрифтом, которое мой клиент и забыл удалить, были элементы в виде изображения и слова крупным шрифтом. Так вот суд признал, что это словесное обозначение мелким шрифтом не являлось доминирующим в товарном знаке, тогда как изображение и слово крупным шрифтом являлось, а потому словесное обозначение исполненное мелким шрифтом было менее узнаваемым для потребителя по сравнению с другими элементами товарного знака, что и повлекло в том числе снижение компенсации. Соглашусь с тем, что практика по таким делам настолько разнообразна, что хотелось бы более понятного регулирования правоотношений Частью 4 ГК РФ.
Уважаемый Ян Юрьевич, спасибо за актуальную публикацию. Сам не так давно пытался зарегистрировать ТЗ на товар, из 10 предложенных варианта под регистрацию можно было использовать только 2, остальные были схожи до степени смешения и тождественны, при том по оквэдам юр.лицо даже не занимается видом деятельности указанный в классе МКТУ но занимает его. В таких делах правда на той стороне, кто первый начал использовать ТЗ при изготовлении товара или оказания услуг, пусть это будет 10 лет назад, а конкурент его зарегистрировал недавно. В таком случае регистрация аннулируется в суд.порядке при предоставлении доказательств использования ТЗ, к примеру: этикетка, пробка, печать, бланки, договора поставки и т.д.
Уважаемый Евгений Сергеевич, спасибо за комментарий. К сожалению есть такие особо предприимчивые товарищи которые зарабатывают деньги на том что регистрируют Товарные знаки на свои организации при этом не имея ни какого отношения к соответствующей деятельности, но зато они готовы оперативно обратится в суд за защитой своих нарушенных прав.
Честно говоря когда я писал о своём деле я не думал что данная статья вызовет такое бурное обсуждение, но оказалось что тема достаточно животрепещущая. Наверное уже можно создавать соответствующую группу на Праворубе.
И наверное пройдёт ещё не мало времени пока наше законодательство и правоприменительная практика в этой сфере будут достаточно систематизированы и понятны для использования на практике. А то сейчас получается «кто в лес, кто по дрова».
Уважаемый Ян Юрьевич, зарабатывают деньги на том что регистрируют Товарные знаки на свои организациида действительно так и есть, находил юр.лица за которыми были зарегистрированы десятки ТЗ, при этом было очевидно, что деятельность не велась.
Уважаемый Ян Юрьевич, спасибо за интересную публикацию. Пока аналогичных дел в практике не попадалось, но, при случае, буду иметь в виду Ваш опыт.
Уважаемый Ян Юрьевич, благодарю за интересную публикацию! Добавил в избранное!