А было ли использование товарного знака?

Почти год Арбитражный суд Челябинской области рассматривает дело, в котором один из производителей пленочных электронагревателей зарегистрировал общеупотребимую аббревиатуру «ПЛЭН» и теперь пытается взыскать миллион рублей с трех предпринимателей за якобы незаконное ее использование.

Глядя на то, как развиваются события, можно прогнозировать, что дело будет рассматриваться еще год.

В пояснениях истец указывает, что ответчики незаконно используют торговый знак «ПЛЭН» на сайтах своих компаний, в рекламе на порталах Яндекс, Мэйл.ру, в объявлениях ЯндексДирект для продвижения своего товара – пленочных электронагревателей «Зебра».

В суд представлены протоколы осмотра страниц сайтов с упоминанием аббревиатуры «ПЛЭН», где предприниматели рассказывают о своем продукте «Зебра», пачки скриншотов страниц выдачи поисковика по запросу «ПЛЭН купить» с утверждением того, что в первых объявлениях поисковая машина выдает сайты ответчиков вместо правообладателя торгового знака.

К делу приобщены данные, которые говорят о том, что ответчики взаимодействуют между собой, сведения об администраторах сайтов. Более того, к администраторам сайтов ответчиков направлены запросы о том, кто является заказчиком сайтов, кто заниматеся размещением информации на сайтах. А в последнем заседании истец настоял на том, чтобы в Яндекс был направлен запрос о том, кто является заказчиком рекламной кампании в ЯндексДирект… В каждое следующее судебное заседание истец просит приобщить всё новые распечатки рекламных объявлений ответчиков с аббревиатурой «ПЛЭН».

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24 декабря 2015г. по Делу № А76-5821/2015г., (далее – Постановление) данным судебным актом вступившим в законную силу установлено, как потребитель относится к аббревиатуре ПЛЭН. В Постановление на стр. 8 указано:

«Судом апелляционной инстанции установлено, что согласно размещенной в сети Интернет информации аббревиатура ПЛЭН означает – пленочный лучистый электронагреватель, и широко используется производителями пленочных электронагревателей, к которым относятся не только участники настоящего спора. Из свидетельства государственной регистрации товарного знака «ПЛЭН», принадлежащего ООО «ЭСБ-Технологии», не следует, что расшифровка указанной аббревиатуры: «Постоянное Лидерство Эффективности и Надежности», на что указывало ООО «ЭСБ-Технологии» при рассмотрении антимонопольного дела.

Согласно протоколу осмотра сайта www.pso-gk.com информация на нем относится к продукции Группы компаний ПСО, которая с 2008г. до регистрации ООО «ЭСБ-Технологии» товарного знака в 2011 г. называлась как ПЛЭН, а далее согласно зарегистрированному товарному знаку «ЗЕБРА». Далее сравнивается более новое изделие под товарным знаком «ЗЕБРА» с устаревшим, ранее производимым пленочным электронагревателем без названия, с использованием аббревиатуры ПЛЭН. Сравнение на сайте качественных характеристик продукта «ЗЕБРА» с «устаревшим изделием под названием ПЛЭН» ассоциируется не как сравнение с конкретным товаром ООО «ЭСБ-Технологии», но как сравнение со всеми пленочными электронагревателями (аббревиатура ПЛЭН).

Совпадение общеизвестной аббревиатуры ПЛЭН с товарным знаком, принадлежащим ООО «ЭСБ-Технологии», не может являться единственным доказательством недобросовестной конкуренции хозяйствующего субъекта при использовании им данной аббревиатуры.

При указанных обстоятельствах нельзя признать действия по размещению спорной информации на сайте www.pso-gk.com как действие, направленное исключительно на причинение вреда другому лицу, противоречащее обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости. На основании указанного апелляционная инстанция считает ошибочным выводы антимонопольного органа и суда первой инстанции в отношении квалификации действий ООО «ПСО-Эволюшн» в качестве недобросовестной конкуренции, то есть нарушения пункта 3 части 1 статьи 14 Федерального закона №135-ФЗ. При таких обстоятельствах оспариваемые решение и предписание антимонопольного органа необоснованны, не соответствуют статьям 4, 14 Федерального закона №135-ФЗ и нарушают права заявителя».

Тот надуманный факт Истца, что использование в контекстной рекламе или в рекламных ключевых словах признается использованием Товарного знака, не соответствует смыслу Гражданского кодекса РФ и существующей судебной практике. 

А именно:

1. Большинство судов считают, что настройка выдачи по чужому именному запросу не нарушает исключительных прав правообладателя (cм., например, Постановление по делу № А17-7691/2013 от 11.08.2014. 2-й ААС, Решение по делу № А40-128465/2017 от 29.11.2017. АС г. Москвы). В качестве обоснования указывается, что ключевые слова представляют собой технический параметр (критерий), устанавливаемый рекламодателем в интерфейсе рекламной кампании. Для каждого объявления рекламодатель может выбрать множество ключевых слов. При этом одно и то же ключевое слово может быть выбрано для нескольких объявлений одного рекламодателя, а также для объявлений разных рекламодателей. Ключевое слово не обладает индивидуализирующей способностью даже в отношении конкретного рекламного объявления, так как на основании него невозможно выделить конкретное объявление из существующего массива. 
2. Ключевые слова и товарный знак, который используется в них, но не отображается в рекламе, не индивидуализируют товар (услугу).

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Фабула дела: Общество (истец) зарегистрировало товарный знак с охраняемым словесным элементом. В дальнейшем выяснилось, что при введении поискового запроса с таким элементом на первой строке поисковика отображается компания конкурента с таким же словесным элементом в названии. Общество обратилось в суд.

Позиция суда: каждый способ использования товарного знака имеет цель индивидуализировать товар. Указание третьими лицами товарного знака с иными целями не индивидуализирует товары либо рекламодателя и не смешивает услуги правообладателя и рекламодателя. Указание товарного знака в качестве ключевого слова использовалось в технических целях и не могло привести к смешению товаров (услуг). А значит, такое указание товарного знака не нарушает исключительных прав правообладателя на товарный знак. Суд отказал в удовлетворении требований истца.

Реквизиты документа: постановление Пятого ААС от 20.01.14 по делу № А51-11605/2013

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ

Фабула дела: предприниматель зарегистрировал исключительный товарный знак, который состоял в словесном элементе. В дальнейшем обнаружил, что по запросу этого словесного элемента в поисковике первая ссылка выходит на компанию, которая принадлежит конкуренту. Он решил, что словесное обозначение услуг конкурента сходно до степени смешения и идентично с зарегистрированным товарным знаком, и обратился в суд с требованием о защите исключительного права на товарный знак и взысканием компенсации.

Позиция суда: в Интернете есть определенные способы адресации. Основная – это система доменных имен. Это строго определенная техническая система, которая не допускает вариантов в определении адресатов. Поэтому указание товарного знака истца в качестве ключевого слова в сервисе поисковика не означает использование товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ и не является частным случаем такого использования – иным способом адресации в сети Интернет. Суд отказал в удовлетворении требований истца.

Реквизиты документа: постановление Одиннадцатого ААС от 08.08.14 года по делу № №А65-5228/2014.

Высказался об этом же самом и Суд по интеллектуальным правам на вопрос: является ли указание товарного знака в качестве ключевого слова в поисковых сервисах использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ?

Был получен ответ:

Не является, на что было обращено внимание в судебном споре (Девятый Арбитражный Апелляционный Суд, постановление от 24 июля 2013 г. N 09АП-19422/2013-ГК по делу N А40-164436/12).

ООО «КМ-Элит» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями к ответчикам: ЗАО «Домашние продукты», ООО «ЯНДЕКС», ООО «Гугл», в частности, о признании незаконным использованием товарного знака ООО «КМ-Элит» по свидетельству N 346933 в отношении 29 класса МКТУ, действий ЗАО «Домашние продукты» по использованию тождественных и сходных с ним до степени смешения обозначений в качестве ключевых слов в сервисах «Яндекс.Директ» и «Гугл AdWords».

Исковые требования мотивированы тем, что ЗАО «Домашние продукты» использует ключевое словосочетание «мадам му» на своем сайте в сети Интернет «vse-svoe», доступ к которому осуществляется через поисковые системы «Яндекс» и «Google».

Решением арбитражного суда первой инстанции от 09.04.2013 в удовлетворении иска отказано. При этом суд указал, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования — иным способом адресации в сети Интернет.

Девятый арбитражный апелляционный суд не находит оснований для отмены или изменения решения Арбитражного суда города Москвы от 09.04.2013.

Суд апелляционной инстанции, соглашаясь с выводами решения, отклоняет доводы жалобы, исходя из следующего.

Согласно пункту 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака:

1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации;

2) при выполнении работ, оказании услуг;

3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот;

4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе;

5) в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Каждый способ использования товарного знака, как предусмотренных, так и не предусмотренных в статье 1484 ГК РФ, ограничен единым принципом такого использования — осуществлением использования товарного знака с целью индивидуализации товаров, т.е. приданием различительной способности товару или производителю в целях предотвращения смешения товаров.

Именно в силу приведенного ограничения, правообладатель не вправе ограничивать третьих лиц в указании товарного знака, в случае, когда такое указание не направлено на индивидуализацию товаров, работ или услуг и неспособно вызвать их смешения.

Поэтому указание третьими лицами товарного знака или сходного с ним обозначения с целями, отличными от цели индивидуализации товаров, работ или услуг, при отсутствии вероятности смешения различных товаров и производителей, не является использованием товарного знака в понимании ст. 1484 ГК РФ. Следовательно, такое указание товарного знака не является нарушением исключительных прав на товарный знак.

По смыслу указанной нормы словесное упоминание чужого товарного знака не является использованием этого знака, если не вызывает смешения продукции истца и ответчика.

Использование словосочетания, аналогичного зарегистрированному словесному товарному знаку, в качестве ключевого слова для поиска в сети Интернет не может быть приравнено к использованию товарного знака.

Представители ООО «Яндекс» и ООО «Гугл» пояснили, что предоставление услуги поисковых систем в Интернете по ключевым словам является одной из составляющих поиска информации. Ключевоеслово представляет собой технический параметр, определяемый рекламодателем, который и указывает данный параметр посредством соответствующих инструментов настойки в системах онлайн рекламы. Для каждого объявления может быть выбран ряд ключевых слов. При этом ключевые слова для поиска информации разных рекламодателей могут совпадать. Пользователь не ставится в известность относительно того, по каким ключевым словам он может получить выход на интересующую его информацию. При введении ключевого слова пользователь получает ряд ссылок на возможные ресурсы, для которых выбрано соответствующее ключевое слово.

Поэтому ключевые слова не могут быть отнесены к способам использования товарного знака с учетом отсутствия индивидуализирующей способности. Основной признак, по которому предоставляется правовая охрана товарному знаку, таким образом, при использовании ключевых слов для поиска в Интернете, отсутствует.

Таким образом, указание обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком истца, в качестве ключевого слова не может быть признано использованием по смыслу ст. 1484 ГК РФ, поскольку не индивидуализирует какие-либо товары, либо самого рекламодателя; не создает возможности смешения товаров истца и рекламодателя; является одним из технических критериев показа рекламного объявления в поисковой системе.

Указание в качестве ключевого слова товарного знака не является также его использованием в форме иного способа адресации в сети Интернет. Данный вывод следует из прямого соотнесения общей нормы ст. 1484 ГК РФ со способом использования в форме адресации.

В Интернете существуют определенные способы адресации, основным из которых является система доменных имен (DNS). Указанная система позволяет запрашивающему лицу точно идентифицировать место нахождения в данной системе определенного сервера по уникальному доменному имени и произвести соединение с ним. Такая система является строго определенной технической системой, не допускающей какой-либо вариативности в определении адресатов. Существуют также альтернативные способы адресации, построенные на принципе, отличном от принципа доменных имен, однако, целью и сутью всех способов адресации в сети Интернет является определение уникального (существующего в единственном числе) адресата.

Ключевое же слово не позволяет точно определить какое-либо рекламное объявление, лицо или товар. Это обстоятельство, как и отсутствие способности ключевых слов к индивидуализации подтверждается, в том числе, и представленными истцом доказательствами — нотариальными протоколами осмотра. После введения ключевых слов «мадам му» поисковые системы выдали результат поиска — перечень возможных ресурсов, в том числе и не относящихся к деятельности ответчика.

Таким образом, Арбитражный суд города Москвы пришел к выводу о том, что указание товарного знака истца в качестве ключевого слова не является использованием товарного знака по смыслу статьи 1484 ГК РФ, а также не является частным случаем такого использования — иным способом адресации в сети Интернет.

Учитывая данные факты можно говорить о том, что регистрация товарного знака одним из конкурентов произведена с одной лишь целью – устранение присутствия третьих лиц на рынке определенного товара. Такая регистрация не соответствует основной функции товарного знака по индивидуализации товаров правообладателя.

Мнение эксперта

Патентный поверенный челябинского общества «Челпатент» Елена Левина считает, что в данной ситуации челябинские предприниматели-производители пленочных электронагревателей имеют возможность оспорить регистрацию товарного знака «ПЛЭН» на основании пп.1 п. 2ст.1512 Гражданского кодекса (ГК), в котором говорится о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением законодательства, либо на основании пп. 6 п. 2 ст.1512, если действия правообладателя, связанные с предоставлением правовой охраны товарному знаку, признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией.

Кроме того предприниматели имеют право подать заявление на основании пп.6 п. 1 ст. 1514 ГК о прекращении правовой охраны товарного знака в случае превращения его в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида.